商标退化为通用名称的判断标准：

时间：一般应以当事人向行政审查部门提出撤销申请时的事实状态为准，行政机关审查及法院审理过程中事实状态发生变化的，以审查及审理时的事实状态判断。

主体：相关公众，即与商标所标识的某类商品或者服务有关的消费者和与前述商品或者服务的营销有密切关系的其他经营者。

地域：约定俗成的通用名称一般以全国范围内相关公众的通常认识为判断标准。对于生产经营及消费活动地域特征明显的，可以该相关市场内的通常认知为判断标准。

商品：一般仅限于通用名称所指向的商品，而不包括类似商品。

举证：撤销申请人有义务在提出撤销申请之时予以举证证明。

整体判断：如商标包含的其他显著部分在整体上能够发挥识别商品来源的作用，则不予撤销。

主观过错：在判断中不以商标权利人在通用化的过程中存在主观过错为前提，更为合理。

案号：（2022）京行终2号

案情简介：

上诉人上海清美绿色食品(集团)有限公司(简称清美公司)因商标权撤销复审行政纠纷一案，不服北京知识产权法院(2020)京73行初18106号行政判决，向北京市高级人民法院提起上诉。清美公司认为典发公司注册商标“千页”成为其核定使用的商品“豆腐；豆腐制品等”的通用名称，应予撤销。

争议焦点及法院观点：

一、关于商标退化“成为其核定使用的商品的通用名称”的判断标准

(一)时间标准

审查判断诉争商标是否成为通用名称，一般应以当事人向行政审查部门提出撤销申请时的事实状态为准，行政机关审查及法院审理过程中事实状态发生变化的，以审查及审理时的事实状态判断其是否成为通用名称。

首先，2014年商标法第四十九条第二款同时规定了商标连续三年不使用的撤销和退化为商品通用名称的撤销两种情形，对于前者，以撤销申请人提出撤销申请之日作为基准日向前推三年作为指定期间。基于同一法律条文本身的内在统一性，商标退化为商品通用名称的撤销也应以撤销申请人提出撤销申请之日作为基准日。

其次，注册商标被无效和注册商标被撤销的法律后果并不一致，若被无效则自始无效，若被撤销则自撤销公告之日起商标专用权终止。依据2014年商标法第四十九条第二款撤销注册商标，并不发生自始无效的法律后果，故无需对诉争商标申请注册之日的可注册性予以判断，以撤销申请人提出申请之日作为基准日符合商标撤销的法律后果。

最后，注册商标通用化的过程可能是逐渐演变、不断发展变化的，如果审查或审理过程中产生的证据能够进一步说明注册商标通用化的趋势和事实，而不予考虑，则当事人只能依据该事实另行提出撤销申请。一方面程序上不经济，另一方面对其他经营者亦不公平。注册商标成为通用名称后，意味着其不再具备区分商品来源的功能，其他经营者根据商标法的规定有正当使用的权利。但根据2014年商标法第五十五条第二款的规定，被撤销的注册商标，其注册商标专用权自商标局公告之日起终止。这意味着从注册商标成为通用名称到注册商标权利灭失可能会有较长的时间差。由于注册商标退化为通用名称的判断通常会考量商标权利人对他人将其注册商标作为商品名称使用的行为的态度，故其他正当使用的经营者很可能会面对商标权利人发起的维权行为。因此，前述时间差越长，对其他经营者越不公平，对竞争秩序的维护越不利。而采纳审查和审理过程中的事实，避免重新启动撤销程序，有利于缩短前述时间差，维护公平竞争的市场秩序。当然，注册商标在前述时间差内也可能从退化为通用名称又逆向反转为具有显著特征的商标，特别是通过大量使用获得显著特征，因此，如果审查或审理过程中产生的证据及反映出的事实对商标权利人有利，亦应予以考虑，并在此事实基础上作出是否成为通用名称的判断。

(二)主体标准

审查判断诉争商标是否成为2014年商标法第四十九条第二款中的通用名称，应以相关公众作为判断主体。《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第八条规定，商标法所称相关公众，是指与商标所标识的某类商品或者服务有关的消费者和与前述商品或者服务的营销有密切关系的其他经营者。依据该规定，“相关公众”分为两类，即“有关消费者”和“与营销有密切关系的其他经营者”。“有关消费者”一般可以理解为依托产品或者服务而限定的具有特定消费习惯或者特定身份的实际消费者、潜在消费者、使用者或者操作者等，同时还可能需要考虑风俗习惯、历史地域、行业分布等因素予以限定。“与营销有密切关系的其他经营者”一般可以理解为商品或者服务的生产制造、市场销售等环节具有紧密联系的其他经营主体。

诉争商标退化为通用名称的过程离不开“与营销有密切关系的其他经营者”的推广使用行为，而“有关消费者”的认知可以用以检验注册商标是否退化为商品通用名称。当然，诉争商标退化为商品通用名称作为一个动态变化的过程，最终应是以上述相关公众的通常认识作为判断标准，而所谓的相关公众的通常认识，并非绝对普遍化认知，应当是相关公众多数人的普遍认知，而非小部分相关公众的个别认知。

(三)地域标准

根据《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第十条第一、二款的规定，诉争商标属于法定的商品名称或者约定俗成的商品名称的，应当认定其属于通用名称。依据法律规定或者国家标准、行业标准属于商品通用名称的，应当认定为通用名称。相关公众普遍认为某一名称能够指代一类商品的，应当认定为约定俗成的通用名称。被专业工具书、辞典等列为商品名称的，可以作为认定约定俗成的通用名称的参考。约定俗成的通用名称一般以全国范围内相关公众的通常认识为判断标准。对于由于历史传统、风土人情、地理环境等原因形成的相关市场固定的商品，在该相关市场内通用的称谓，可以认定为通用名称。

对于2014年商标法第四十九条第二款所述的“成为核定使用商品的通用名称”来说，一般较少发生在法定商品名称的场合，而是常见于约定俗成的商品名称。根据上述司法解释的规定，如果相关公众普遍认为某一名称能够指代一类商品，则应当认定其构成约定俗成的商品名称。若相关商品的生产经营及消费活动地域特征明显，如由于历史传统、风土人情、地理环境等原因形成的相关市场固定的商品，一般在相关市场对应的相关地域范围内考察某一标志是否构成通用名称。反之，若相关商品的生产经营及消费活动地域特征不明显，则一般应在全国范围内考察某一标志是否成为通用名称。比如“豆腐；豆腐制品”属于地域特征不明显的商品，应当在全国范围内予以考量。

(四)商品标准

2014年商标法第四十九条第二款中因成为通用名称而予以撤销的商品一般仅限于通用名称所指向的商品，而不包括类似商品。2014年商标法第四十九条第二款的文义本身是清晰的，即对申请注册或核准注册之时具备显著特征但由于核准注册之后的情势变迁而成为商品通用名称、不再具备显著特征的商标予以撤销。事实上，缺乏显著特征的标志除通用名称外，还包括仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量特点的标志等其他情形，注册商标通用化虽然是最常见的失去显著特征的情形，但不排除由于核准注册后的使用行为导致某商标成为描述所核定商品的主要原料、功能用途的词汇的情形。商标法并未规定所有失去显著特征的商标均应予以撤销或采取相应的立法模式，而是明确了通用名称这一种撤销情形。撤销的法律后果是商标权的灭失。2014年商标法第四十九条第二款有关撤销通用名称注册商标的规定本就是在商标权利人的个体利益与广大消费者及其他经营者的集体利益之间的权衡取舍，在法律条文字面含义清晰的情况下，不宜突破和扩大解释。

(五)举证标准

根据《中华人民共和国商标法实施条例》第六十五条的规定，有商标法第四十九条规定的注册商标成为其核定使用的商品通用名称情形的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标，提交申请时应当附送证据材料。注册商标已经成为所核定使用商品的通用名称申请撤销的，撤销申请人有义务在提出撤销申请之时予以举证证明。

(六)整体判断原则

审查判断诉争商标是否成为核定使用商品的通用名称，实质上涉及诉争商标是否具有显著特征的判断，应当遵循整体判断原则。如果诉争商标因为包含其他显著部分而在整体上能够发挥识别商品来源的作用，则不应因其同时包含核定使用商品的通用名称，而予以撤销。反之，如果诉争商标中除核定使用商品的通用名称外，还包含其他部分，但该其他部分的加入并不能使得诉争商标整体上具备显著特征，则应予撤销。

二、具体到本案，诉争商标“千页”是否成为其核定使用的“豆腐；豆腐制品”商品的通用名称

本案中，虽然清美公司提交了由中国食品工业协会发布的T/CNFIA108—2018《团体标准千页豆腐》，但是该标准仅为由包括清美公司在内的12家起草单位共同确定的团体标准，并非国家标准、行业标准。《中华人民共和国国内贸易行业标准-大豆食品分类》亦未包含“千页豆腐”。故在案证据不能证明诉争商标在其核定使用的“豆腐；豆腐制品”商品上已经成为法定通用名称。

从诉争商标标志本身来看。诉争商标由中文“千页”构成。在案证据表明，“千页”“千页豆腐”并非由典发公司独创或臆造的词汇。在诉争商标申请日之前，中国教育出版社于2004年11月出版的《雏鹰展翅——湛江第一中学学生研究性学习成果集》一书中载有《生活的五滋六味》一文即提及了“海鲜千页豆腐”的菜品名称，“千页”“千页豆腐”即与豆腐、豆腐制品存在特定关联。

从消费者的认知情况来看。根据清美公司提交的在案证据，在大众点评、新浪微博、下厨房、哔哩哔哩、优酷、抖音、快手、小红书等受众群体广的应用软件中，“千页豆腐”绝大部分是指制作美食的食材、原料及菜品名称。同时，根据清美公司提交的消费者认知度调查情况的证据，通过对一定数量样本的采集得出调查结果，约87%以上的被调查者认为“千页豆腐”不是商标或豆制品品牌，61%的被调查者认为提供“千页豆腐”这道菜的饭店、餐馆有很多家。上述证据可以表明，“千页豆腐”已经被各地消费者普遍认知为一种食材类的豆腐、豆腐制品。

从同业经营者的使用情况来看。在淘宝、京东等电商平台上，“千页豆腐”绝大部分是指向豆制品类的小吃零食、食材，除典发公司之外，还有安井、良品铺子、聚怀斋、姚二娘、偷嘴猴等若干品牌的商家销售“千页豆腐”商品，“千页”或者“千页豆腐”在电商平台并未以商标出现，而是指向具体商品，各商家多是通过前置添加品牌或其他商标的方式来予以区分。从相关制造企业的网站信息或销售信息来看，若干企业生产用以制作千页豆腐的加工设备。从相关上游原料企业的销售信息来看，若干企业生产用以制作千页豆腐的凝固剂等商品。从专利申请来看，包括大学院校、食品企业等在内的主体向国家知识产权局提出了千页豆腐生产方法、制备方法的专利。虽然在上述证据中有部分主体使用“千叶”“千夜”“千冶”，但是在案证据仍能证明“千页豆腐”是明确且相对统一的商品名称，“千页豆腐”已经广泛被其他同业经营者作为商品名称使用。

从第三方的介绍和报道来看。相关书籍、报纸期刊、网络媒体中有大量关于“千页豆腐”的介绍文章，时间跨度从2004年到诉争商标申请日2014年前后，再到清美公司提出撤销申请时2018年，全国或地方性报纸、全国性期刊杂志、全国发行出版的美食类图书所载文章绝大部分介绍“千页豆腐”是豆腐或豆腐制品的商品名称。百度百科和360百科在2021年对于“千页豆腐”的释义也是将其界定为一种大豆蛋白制品。媒体的介绍和报道一方面是对消费者认知状况和同行业者经营状况的反映，另一方面会进一步推动和强化社会公众的认知。

不可否认，典发公司在申请系列“千页”“千页豆腐”商标时，并未成为“豆腐；豆腐制品”商品上的通用名称，这已由在先生效判决和裁定作出认定，且典发公司在对包括诉争商标在内的“千页”“千页豆腐”商标进行了使用。但是根据2016年登录典发公司网站所显示内容来看，典发公司也将“千页豆腐”作为商品名称使用，且法院注意到典发公司在使用其“千页”“千页豆腐”注册商标时，多会同时使用“典发食品”等其他注册商标。典发公司生产的千页豆腐在2009年获评“中国优质产品”，2010年典发公司产品名称为“典发食品牌千页豆腐”获评苏州名牌产品。从上述获评奖项中亦可看出，“千页豆腐”系作为商品名称出现和使用。此外，典发公司提供的证据不能表明其在中国境内使用的持续情况、市场占有率情况、广告宣传情况等，也不能充分证明诉争商标仍与典发公司建立着唯一对应关系。

综合以上情况，法院认为，现有证据能够证明，至迟在国家知识产权局审查和原审法院审理本案之时，包括消费者和同业经营者在内的相关公众已普遍认为“千页豆腐”指代的是一类豆腐商品或豆腐制品，且上述认知并不限于特定地域，而是全国范围内的普遍现象，“千页”“千页豆腐”已成为“豆腐；豆腐制品”商品上约定俗成的通用名称。故诉争商标作为一个整体使用在“豆腐；豆腐制品”商品上，已无法发挥商标应有的识别商品来源的作用，应当予以撤销。

三、商标退化“成为其核定使用的商品的通用名称”是否考虑商标权利人的主观过错

具有显著特征的商标获得注册后退化为商品通用名称的原因，可能是出于商标所有人的广告宣传不当，其对商标管理不善、保护不力，也可能是出于其他竞争者或者社会公众方面的原因，导致该注册商标逐渐失去显著特征。一般而言，注册商标通用化的过程往往伴随着商标权利人的不规范使用行为或者其他经营者未经许可的使用行为。如果商标权利人自身将注册商标作为商品名称使用，因使用规模较大从而产生注册商标通用化的后果，此种情形下，由其承担注册商标被撤销的法律后果并无争议。如果商标权利人自身积极适当使用注册商标，但由于其他主体将其注册商标作为商品名称使用以及社会公众的原因，最终产生注册商标通用化的后果，此种情形下，应否由商标权利人承担注册商标被撤销的法律后果，有一定争议。特别是，某些情形中，商标权利人并未放任其他主体将其注册商标作为商品名称使用，而是积极采取适当措施，比如通过行政执法、民事诉讼等方式予以制止，商标权利人不存在主观过错，但客观上未能阻止注册商标被通用化的，应否承担注册商标被撤销的法律后果，亦有争议。

对此，法院认为：

第一，注册商标退化为商品通用名称首先是一个法律事实认定。也就是说，需要根据前文所述的判断标准，依靠在案证据及证据的证明力进行客观化判断。就特定符号而言，不可能既是商标又是该商标核定使用商品的通用名称。如果以注册商标权利人的主观状态作为判断注册商标是否退化为通用名称的决定性要素，则很可能出现与客观形成的市场现状和市场秩序相背离的情形。

第二，商标法之所以规定注册商标成为核定商品的通用名称后应当予以撤销，根本原因是此时注册商标已无法再发挥商标应当具备的区分商品来源的功能，消费者认牌购物的基本需求无法得到保障，其他经营者自由使用公共标志的正当权利可能受到阻碍，而非出于对商标权利人未能有效维护注册商标的惩罚。因此，它更关注的是通用化的后果是否形成，而非通用化形成的原因以及商标权利人在阻止通用化的过程中的努力。商标权利人的行为会影响通用化的进程和结果，但通用化的结果一旦形成，当相关公众普遍认为该注册商标指代了一类商品，则注册商标理应被撤销。

第三，如果注册商标已经成为核定商品的通用名称，但因系其他经营者和社会公众的原因而造成，或者因商标权利人无过错而继续维持商标权有效，则难免增加社会成本。一是增加消费者的搜索和辨识成本。当一个标志有时指向具体的商品提供者，有时指向一类商品的名称，会增加消费者的选择成本。二是增加其他经营者的表达成本、沟通成本和维权成本。其他经营者如果放弃使用通用名称来描述商品，可能会增大表达的难度，也会增加其与消费者之间的沟通成本。而其他经营者如果继续使用通用名称来描述商品，在商标权有效的情况下，可能会有被指控侵权的风险，虽然其他经营者可以正当使用抗辩为由豁免侵权责任，但会付出成本。三是公权力机关处理纠纷的成本。不管是通过行政渠道维权还是司法渠道维权，都会产生不小的社会成本。而上述成本的投入所换来的，更多只是注册商标在形式上的有效。

因此，对于注册商标退化“成为其核定使用的商品的通用名称”可被撤销注册进而失权的制度设计来说，在注册商标权利人已取得的形式上合法有效的商标专用权和社会公众能够方便、准确的指代特定商品从而确保社会信息交流顺畅的公共利益之间权衡，优先保障社会公共利益的实现是较为妥当的选择。故注册商标退化“成为其核定使用的商品的通用名称”的判断，不仅仅包括商标权利人自身原因造成的通用化，同时也包括出于其他经营者和社会公众原因造成的通用化，在判断中不以商标权利人在通用化的过程中存在主观过错为前提，更为合理。

具体到本案，典发公司维权行为的范围、力度、跨度与其他经营者使用行为的范围和规模难以匹配，即使典发公司在通用化的过程中进行了一定维权，主观上并未予以放任，但典发公司自身对于诉争商标的使用并不足以保持诉争商标的显著特征，进而使得相关公众至今仍将其普遍认知为注册商标而非商品名称。

法条解读：注册商标成为通用名称，是撤销还是自始无效？

2014年商标法第四十九条第二款规定，注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。

具有显著特征的商标获准注册后，出于各种原因可能导致该注册商标逐渐失去显著特征，成为该类商品的通用名称，商标的含义指向商品本身，使得商标不再具有标识和区分商品来源的功能。针对该情形，2014年商标法修改时增加了任何单位或者个人可以申请国家知识产权局撤销“成为其核定使用的商品的通用名称”的注册商标之规定。

与2001年修正的《中华人民共和国商标法》相比，2014年商标法则区分了商标无效程序和商标撤销程序，将诉争商标在申请注册之时自始即为商品通用名称纳入商标无效宣告程序，将诉争商标在申请注册之后丧失显著特征嗣后成为商品通用名称纳入商标撤销程序。

故诉争商标在无效宣告程序中是否构成通用名称的判断和在撤销程序中是否成为通用名称的判断，存在一定区别。