经营者未主动在市场经营中使用的商品名称能否构成知名商品特有名称的司法认定

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亚历山大国际公司等诉崇盟国际公司等

不正当竞争纠纷案评析

基本案情

2003年4月，崇盟国际公司经巴里公司的许可，取得“ALEXANDRE DE PARIS”商标使用权。合同约定，崇盟国际公司在合同期内有权在指定区域内的专营店铺或柜台中，以及销售的发饰产品上，使用许可商标的权利。2008年3月，双方协议解除上述合同。

2008年1月，亚历山德拉•祖阿里简化股份公司许可崇哲公司（崇盟国际公司的母公司）以“ALEXANDRE ZOUARI”商标制造、生产、分销和销售头饰，后崇哲公司授权其全资子公司崇盟兴业公司分销和经营上述“ALEXANDRE ZOUARI”牌产品。

2008年5月，崇盟兴业公司授权崇盟国际公司、宝隆公司开设发饰专卖店，销售“ALEXANDRE ZOUARI”发饰产品。

“ALEXANDRE DE PARIS”发饰产品在国内的专卖店主要设立于直辖市和省会城市高档商场内，并通过时尚杂志以法国高级发饰品牌为名进行宣传，该发饰产品单价通常千元以上。亚历山大国际公司在发饰产品的销售过程中，主要使用“ALEXANDRE DE PARIS”对外宣传、使用，仅在2006年10月的新闻晚报报道中出现了中文“亚历山大”与“ALEXANDRE DE PARIS”共同宣传。亚历山大国际公司在其与经销商之间的信函中使用了“ADP”简称，在对外的市场宣传中并未使用“ADP”简称。

亚历山大国际公司认为，2008年5月以来，崇盟国际公司在销售“ALEXANDRE ZOUARI”品牌发饰品过程中，使用了其特有的“亚历山大”名称和“ADP”简称，构成不正当竞争行为。故依据请求判令被告停止不正当竞争行为，在媒体上刊登声明，消除影响，赔偿经济损失和合理费用共计人民币500万元。

裁判结论

一审法院认为，原告在产品销售的过程中，并未在产品和店铺上使用中文名称“亚历山大”和“ADP”简称，也鲜少在产品的对外广告宣传中使用上述名称，故难以认定中文“亚历山大”和“ADP”简称属于原告产品的“特有名称”。被告在与合同解除后，其在后续产品的销售行为中，不存在试图将原被告产品混淆的情况，没有违背诚实信用原则的行为。故判决驳回原告诉讼请求。一审判决后，原告不服提起上诉，后依法撤回上诉。

    争议焦点

 本案涉及一个法律问题，即原告未主动在商品、商品包装上，以及对外商业宣传活动中使用其商品名称的中文译称和英文简称，则该中文译称和英文简称能否具备知名商品的特有名称构成条件。

  一、经营者未在市场经营中使用的商品名称能否构成知名商品的“特有名称”。

  本案原告未在商品、商品包装上使用其商品名称的中文译称“亚历山大”和英文简称“ADP”，也未在对外宣传中实质性的使用过“亚历山大”，仅在与经销商之间的信函中使用过“ADP”简称。这种商业名称的使用方式，能否构成知名商品的“特有名称”，涉及对法律意义上“商品名称使用”这一概念的理解。

 《反不正当竞争法》司法解释第七条规定，在中国境内进行商业使用，包括将知名商品特有的名称、包装、装潢或者企业名称、姓名用于商品、商品包装以及商品交易文书上，或者用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，应当认定为反不正当竞争法第五条第（二）项、第（三）项规定的“使用”。这一规定在侵权意义上就“商品特有名称使用”进行了限定，之所以将使用方式限定为“商业使用”，是因为只有商业性的使用，才可能破坏商品特有名称的识别功能，使消费者产生混淆，损害市场竞争秩序，从而有法律规制的必要。而对商品名称单纯的描述性使用并不会破坏其识别功能，因而是一种商业标识的合理使用。

上述就侵权意义上“商品特有名称使用”的限定，实质上也可以作为能否构成商品特有名称的判断要件，这可以从法律保护知名商品特有名称的基础来理解。商品名称本身不需要注册，在本质上是一种未注册商标，其受法律保护的基础在于该商品名称经过实际使用，已经具备了区分商品来源的作用和意义，具有了法律意义上的保护价值。因此，“使用”是商品名称得到法律保护的前提，商品提供者只有对商品名称进行商业性使用后，才可能使商品名称发挥识别产品来源的作用，并使其符合知名商品的特有名称的构成条件。

本案原告在与经销商之间的信函中使用“ADP”简称指代其产品，这种使用是否可以认为是司法解释中规定的在“其他商业活动”中使用，从而可以构成“商品名称使用”，需要进一步分析。一般来讲，产品提供者与经销商之间的业务往来可以视为是一种商业活动，这种在商业活动中使用商品名称指代商品的行为，在广义上似乎也是一种商品名称的商业性使用，但本质上这种使用并不能构成法律意义上的“商品名称的使用”。原告在与经销商之间的信函中使用“ADP”简称，该简称也许可以在经营者内部产生识别功能，但这种识别功能是不具有法律保护意义的。因为商品最终要流通于市场，使用商业标识的目的是让消费者通过该商业标识来搜寻和购买商品，商业标识只有在市场中建立了产品的识别功能，该识别功能才得以真正的建立和发挥。正如欧洲法院在判决中所指出的：“商标的基本功能是为消费者或者终端使用者识别被标识的商品的来源提供保障......”[1]同理，本案中原告仅有一次在新闻报道中使用“亚历山大”名称，显然这仅有一次的使用不足以在市场中建立识别功能，也不应认定为“商业名称使用”。

  二、经营者未主动使用的商品名称能否构成知名商品的“特有名称”。

有观点认为，由于原告产品的商品名称为外文，不排除在中国的相关消费者使用其中文名称“亚历山大”指代原告商品，如果该中文名称“亚历山大”与原告商品形成稳定的对应关系，那么也可以视为中文“亚历山大”系原告商品的“特有名称”。这涉及商业标识被动使用这一法律问题，即产品提供者未主动使用某一商业标识，但该商业标识经过相关公众的广泛使用和认知，从而使得商品与该商业标识被动的发生了对应关系。对于产品被指称者能否就经被动使用的商业标识享有权利，最高法院在“伟哥”案[2]、“索爱”案[3]中都予以否定。其主要理由是，权利人就未注册商标主张权利的，其自身必须将所主张权利的标识用于商标，也即具有当作商标使用的意思。倘若他人以某种标识指称其特定商品，而本人并无将其用作商标的意图的，他人的指称并不当然使被指称者享有商标权利。简言之，他人指称商品的行为只是一种客观事实，而本人必须在具有享有权利的意图和使用行为时，才会创设权利[4]。 对于被指称者是否对被动使用的商业标识在理论上仍有很多的争议[5]，但就司法而言，我们认为基于对现有法律的解释而言，并不存在商业标识被动使用理论司法适用的空间。以下以本案所涉及的商品名称来进行具体的分析：

首先，从文义解释来看，《反不正当竞争法》第五条第（二）项规定：“擅自使用知名商品特有的名称、包装、装潢，或者使用与知名商品近似的名称、包装、装潢，造成与他人的知名商品相混淆，使购买者误认为是该知名商品”。本案中，根据被动使用理论，如果涉案商品的中文译称“亚历山大”经消费者使用，与商品形成稳定对应关系的，则“亚历山大”这一商品名称在权属上属于原告。被告商业性使用了“亚历山大”名称的，原告可以依据《反不正当竞争法》第五条第（二）款前半部分关于“擅自使用了知名商品特有名称”的规定，主张权利。但同时，由于中文译称“亚历山大”与商品名称“ALEXANDRE DE PARIS”构成法律意义上的近似，原告也可以依据该条款后半段关于“使用与知名商品近似的名称，造成与他人的知名商品相混淆，使购买者误认为是该知名商品”的规定，主张法律保护。这样的法律适用情形，将导致该条款后半部分的规定失去意义，使法律规定在逻辑上不能自洽。因此，《反不正当竞争法》第五条第（二）项虽无归属意义上的特别表述，但显然包含了这种精神，且归属是请求保护的前提和基础[6]。

其次，从逻辑关系来讲，经营者对自己使用且已建立识别功能的商业标识享有权利，是商业标识类权利取得的基本原理。商标所有人在商标使用中投入的劳动及其价值增量是商标保护的正当性源泉[7]。将社会公众使用的商业名称归属于经营者，不符合商业标识类权利取得的基本逻辑。而且，无论是商标法，还是反不正当竞争法中，都没有关于公众使用商业标识的规定或意图，因为相关公众使用商标一般不会产生侵权，也不会产生权利，没有法律规制的必要。

再次，从立法目的来解释，对经过使用具有了区分商品和服务来源的商品名称进行保护，是为防止他人以不正当手段仿冒，损害产品提供者和消费者的利益。商业标识被动使用理论虽然符合这一立法目的，但在法律适用中，我们认为仍不宜引入这一理论，主要理由基于两个方面：一是被动使用理论超出法律解释的范畴。适用被动使用理论需要突破传统的商业标识取得原理，以及现有法律的规定，在法律适用上已经不是一种扩大解释，而是一种拟制。从方法论而言，拟制是一种立法技术，应由立法机关而非司法机关行使。二是不存在法律漏洞需要引入被动使用理论来填补。如果被动使用的商品名称与特定经营者建立了稳定关系，使相关公众造成混淆时，原告可以依据《反不正当竞争法》第五条第（二）款后半段关于“使用与知名商品近似的名称，造成与他人的知名商品相混淆，使购买者误认为是该知名商品”的规定，主张法律保护。在某些情况下，也可以援引《反不正当竞争法》关于“竞争者应遵循诚实信用和商业道德”的原则性规定，司法实践无需另外引入商业标识被动使用理论来保护当事人权益。

[1]Canon Kabushiki Kaisha V Mrtro-Goldwyn-Mayer Inc，Case C-39/97（EC）转引自孔祥俊著 《商标与反不正当竞争法原理和判例》 法律出版社2009年版，第44页。

[2]最高人民法院（2009）民申字第313号民事裁定书。

[3]最高人民法院（2009）知行字第48号驳回再审申请通知书。

[4]孔祥俊 《商标法适用的基本问题》中国法制出版社2012年版  第123页。

[5]相关观点可见：邓宏光 《为商标被动使用行为正名》《知识产权》2011年第7期 第11-18页；王东勇 仪军 《抢注未注册商标之“在先使用”的司法认定》2011年第7期 第63-67页 等。

[6]孔祥俊  《商标与反不正当竞争法原理和判例》 法律出版社2009年版，第719页。

[7]文学 《商标使用与商标权保护研究》，法律出版社2008年版，第48页。