本文发表于上海知识产权2019年第四期

作者 上海百一慧智律师事务所 陈少兰 邹翠云

一、驰名商标淡化及相关法律规定

驰名商标淡化概念源自美国，虽然存在一定争议，现在已被包括中国在内的大部分国家接受。驰名商标淡化，一般指在与驰名商标核准的商品不相同、不类似商品或者服务上使用与驰名商标相同或近似的商标，从而导致驰名商标显著性被削弱的行为,主要表现为商标的弱化、丑化和退化。

我国《商标法》第十三条第三款规定：就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。《最高人民法院〈关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释〉》第九条第二款对“误导公众”进行了解释，即足以使相关公众认为被诉商标与驰名商标具有相当程度的联系，而减弱驰名商标的显著性、贬损驰名商标的市场声誉、或者不正当利用驰名商标的市场声誉。

上述条款规定中虽未明确提及“淡化”，但对驰名商标进行跨类保护，一些法院也在裁判案件时引用上述条款，并明确提及“商标淡化”。山东凤阳集团与国家知识产权局关于“FENGYANG”商标行政纠纷一案中[1]，北京市高级人民法院认为：“凤阳FENGYANG及图”商标（20类）的知名度较高，以及相应驰名商品作为普通消费品的相关公众广泛，且山东凤阳公司与信健（第三人）同处一地，二者共存于市场容易导致公众误认为诉争商标与山东凤阳公司之间特定联系。因此，诉争商标的注册（FENGYANG第6类）容易导致“凤阳FENGYANG及图”商标的驰名声誉弱化，商标显著性淡化，进而损害商标权人利益,故诉争商标的注册违反了商标法第十三条第三款的规定。

二、驰名商标反恶意淡化判断标准

根据上述规定，要获得驰名商标反恶意淡化需满足3个条件：前提是被淡化的是驰名商标；行为上，涉案商标是对驰名商标的翻译、复制、模仿；结果是误导公众、进而损害商标权利人利益。

实践中争议较多的是如何判断是否构成“误导公众”，此项关乎驰名商标跨类保护范围。《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十条规定，是否“误导公众”应综合考虑（1）该驰名商标的显著程度；（2）该驰名商标在使用被诉商标的商品的相关公众中的知晓程度；（3）使用驰名商标的商品与使用被诉商标的商品之间的关联程度；（4）其他相关因素。

三、驰名商标保护主要方式

（一）防御性注册

内蒙古伊利实业集团股份有限公司在牛奶等商品上注册了“伊利及图”商标，并于被认定为驰名商标。自然人尤成和在第11类水龙头、水管龙头、浴室装置等商品上申请注册标识为“伊利YiLi”商标。伊利公司为避免商标被丑化，历经异议到行政诉讼二审，穷尽法定程序，最终北京市高级人民法院以“伊利YiLi”商标会减弱“伊利”作为驰名商标显著性为由，判决撤销商标评审委员会“核准注册”裁定[2]。此项维权耗时长、成本高，因此防御性注册非常重要。

对于核心商标，我们建议全类注册 。防御性注册比较典型的公司是腾讯科技（深圳）有限公司、阿里巴巴集团控股有限公司以及小米科技有限责任公司等。腾讯公司、阿里巴巴名下商标超过一万，不仅全类注册 ，而且在核心类别上，将可能近似、可能引起相关消费者联想的有关商标进行注册甚至全类注册。如阿里巴巴把“阿里妈妈”、“阿里爷爷”等也进行了注册。小米公司将“紫米”、“小麦”等进行了注册 。这种保护性、防御性注册，保证市场上不会在相同类别上出现相同或近似商标，也保证了不同类别上也没有相同或类似商品，确保品牌纯净度。

当然，《商标法》第四次修订后，防御性注册可能面临新问题。新《商标法》在第四条第一款规定“不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当予以驳回”。因此，这种以“防御”为目的的商标注册可能会被驳回。但我们认为，“防御”本身一种使用方式。对于那些可以证明确为防御性商标注册的（如防御性商标与核心类别商标一致且数量合理），为避免被错杀，可在初审阶段就积极尝试与审查部门沟通，提供相关证明。如未能在初审时获得通过，亦可在复审时积极沟通。

防御性商标还面临的另一个问题是，可能被第三人以连续三年不使用为由提出撤销。我们曾代理客户撤销了腾讯公司注册于第4764490号第35类“WWW.QQ.COM”的防御性商标[3]，并获得成功。

但即使如此，我们仍建议积极进行防御性商标注册，并积极应对第三人提出的商标撤销。因为被撤销人在接到撤销通知后，如能及时补申请，同时穷尽法律程序，即使原有防御性商标被撤销，往往提出撤销者或者第三人注册的相同或类似商标已失效，新申请商标仍旧得以递补。

（二）正确使用并及时维权

2010年4月，创业板公司深圳市朗科科技股份有限公司发布临时公告[4]，称其“优盘”商标被商标评审委员裁定撤销[5]。这属于一起在产品推广过程中，为市场所需，将商标直接以产品名称使用，并在跟风者与普通消费者助力下，令商标成为行业或产品的通用名称，失去了显著性，最终失去商标的典型例子。同样的例子还有阿司匹林、尼龙等。

商标显著性的淡化，原因多种，有时在于商标权利人的不正确使用，有时在于跟风者或消费者无意识行为推波助澜。但无论主观亦或客观，无论善意还是恶意，只要淡化成通用词汇，失去识别商品或服务功能，就存在因失去显著性而被撤销的可能。这一点不以商标权利人的意志为转移。因此，商标权利人需及时制止可能令商标淡化的行为，而不是将类似行为误判为产品被市场广泛接受的表现，坐视商标淡化。首字母小写的google，被若干词典收录，用于动词，意指“搜索”。Google公司为避免其商标淡化为“搜索”，及时向相关词典编撰方发函，要求不要将“google”商标当成动词使用。这便是一种积极应对、及时维权的作法。

概而言之，驰名商标的商标保护，除积极进行防御性注册外，在使用过程中，避免主观客观的淡化退化，及时阻止他人的侵权行为至为重要。

[1]（2019）京行终2669号

[2] (2009)高行终字第1418号

[3] 商标撤三字【2015】第W021071号

[4] 公告编号：2015-065 网址：http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=9900009590&stockCode=300042&announcementId=1201638965&announcementTime=2015-09-25%2011:44

[5] 商评字[2015]第 0000058713 号