【百一实务】一枚硬币的两面:商标的“养好”也“用足”—— 从应对撤销视角探讨商标的“养生”法门

作者: 发表日期:2020-03-26 栏目:新闻资讯 阅读次数:加载中...

导言:

早有一言“商标的生命在于使用”,故商标“养生”法门,讲的就是商标的规范使用与商标权利的充分利用——“养好”也“用足”手中的商标,本就是一枚硬币的两面。

 

关键词:商标撤销、撤三、规范使用注册商标、商标使用证据

 

商标作为企业重要的无形资产,一方面具有识别商品或服务来源的天然属性,一方面则是企业信誉、文化和价值的前行载舟。随着知识产权制度的建立健全,企业愈加重视对商标的规划和策略,往往在产品孵化之初就着力布局。无数无数在我们看来“千奇百怪”又耳目一新的商标,在设计之时往往承载了许多的希冀和情感。而随着中国商标注册申请量日益饱和,商标的获准注册之路愈加显得“道阻且艰”。也正因如此,撤销连续三年不使用注册商标(下称“撤三”)也成了拔除在先障碍的重要手段。可当《关于提供注册商标使用证据的通知》找上门来,权利人却因缺乏规范使用的意识而补救不及,往往只能坐看手中的商标“风雨飘摇”。有鉴于此,笔者从应对撤销视角切入,尝试为权利人规范行使商标权利、充分利用珍贵的商标资源提供一些“养生”法门,希冀帮助大家“养好”也“用足”手中的商标。

《商标法》《商标法实施条例》等相关法律法规,并未就规范使用注册商标提供详细的依据。但我们可运用“反对解释”——经由法律规范中,未规范使用注册商标的撤销风险之分析梳理,帮助权利人竭力避开上述法律规范圈定的风险,亦可达到规范使用注册商标之目的——“养好”手中的商标,让其良好存续。同时,从反对解释出发,“法无禁止即可为”,权利人可借由对“禁止”的理解,更好地圈定权利的边界,“用足”商标权。此也是笔者以为,“养好”也“用足”手中的商标,是一枚硬币的两面之因由。

未规范使用商标的撤销风险主要通过《商标法》第四十九条予以阐释:商标注册人在使用注册商标的过程中,自行改变注册商标、注册人名义、地址或者其他注册事项的,由地方工商行政管理部门责令限期改正;期满不改正的,由商标局撤销其注册商标。

注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的,任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标……

 

(一)自行改变注册商标标样、注册人名义、地址或者其他注册事项

对商标标样的自行改变在实务中较为常见,此中尤以改变文字商标的字体为最。

1、改变文字商标字体。如将简体改为繁体,将普通宋体进行变体或艺术设计等。对于文字商标的字体改变是否构成“自行改变注册商标”,需要实际使用商标和注册商标的标样进行比对,若已导致原注册商标的主要部分和显著部分发生变化,则“自行改变注册商标”。

2、改变英文商标大小写。绝大多数英文大写和小写差别明显,且在以中文为母语的环境,大小写的差异更具识别性。我们留意到,一些知名品牌往往会将大写小写的英文商标都进行注册,此种方式不但可规避可能的恶意注册,也能丰富商标的使用方式“NIKE”和“nike”、“adidas”和“ADIDAS”

3、拆分中英文和图形组合商标。多要素的组合商标,一般不能拆分使用,否则视为“自行改变注册商标”。但存在例外情形。譬如出于商业惯例不能同时使用图文商标,如发票上无法标注图形与文字组合商标中的图形

4、改变商标细节实际使用的商标注册商标比例大小、文字间距有了细微调整,或在注册商标外加框线或线条等以示区别和强调,但未改变注册商标的显著部分,仍可视为规范使用。但若将本来视觉效果相当的要素或文字的某部分进行缩放,使得商标的某部分占比较注册商标“畸轻”或“畸重”,则可能构成非规范的使用。

5、改变商标颜色,仅对指定颜色商标。若注册商标已指定颜色,则后续使用时,也必须与其获准注册的商标标样的颜色保持一致,不可再选取其他配色,否则亦属不规范使用。当然,出于商业惯例(发票、格式合同等)无法显示颜色,则可例外处理。

而言及自行改变注册人名义、地址或者其他注册事项,往往因权利人对名称、住所等经营信息进行变更,但未及时将商标的相关注册事项向商标局申请变更。此时,地方工商行政管理部门并不当然撤销商标,而是先责令其限期改正,仅在期满拒不改正时,才由商标局撤销商标。此外,商标注册后若商标遭遇他人挑战,诸如无效宣告、撤销复审的官方文件通知,都是通过挂号信寄送至注册地址,不会抄送代理所,为防错过官文而错失应对机会,及时完成地址变更十分必要。当然,前提是新的注册地址可以收到挂号信。

目前中国注册商标数量庞大,因上述情形商标局主动撤销的情况较少,但笔者认为,规范使用仍然重要,特别在应对被他人提出商标撤三的情形(下详述之),商标的规范使用可避免其被认定为不属“商标法意义上的使用”之风险。

 

(二)注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用

注册商标成为其核定使用的商品的通用名称,往往因权利人的不当使用。如在广告、营销中,将其直接作为对商品的呼叫;或在商标使用中,使公众形成该商品理应如此呼叫的印象。有成为其核定使用的商品的通用名称”可能的商标,往往简洁又朗朗上口,如常举的“优盘”之例、仍处在失权程序的“双十一”等,可说是非常“稀缺”的商标资源。故此种商标尤需审慎使用,避免给相关公众带来商标即商品名称的印象,防范因不当使用而成为商品的通用名称。

如前,商标注册申请的存量已十分可观,多数权利人又倾向于选取常见词汇,商标申请之路也因此极易触礁,而拨开礁石的重要手段即是以没有正当理由连续三年不使用”对在先商标提起撤三。作为申请人,仅需提交符合条件的申请材料就可启动撤三程序。但对被申请人(商标权利人)而言,提供充分、有效的使用证据并保住商标,却不是易事。会有此番结论,并非撤三本身对于被申请人“不够友好”,而常是被申请人缺乏商标的规范使用和收集、保存使用证据的意识。此种情形,即便尽力挖掘,可提供的证据也仍是捉襟见肘。故而应对撤三的商标“养生”法门,不仅需对前述规范使用注册商标的内容进行把握,还应关注使用证据的形成和保存。其中,尤以发票及对应的合同最为重要——发票所显示的时间不能更改,甫一开具时间就被固定,所以往往是撤三中最为有力的使用证据。商标权利人应有意识地将商标写入相关合同及发票,注意保存合同及发票,包括但不限于销售、广告宣传、参展合同及发票,商品进出口检疫证明报关单也可。同时,相应的商品,商品外包装、容器、标签,使用在商品上的附加标牌、介绍手册说明书,广告内容、展会照片及其他可以证明该商标被商业使用的证据也需注意留存,以利于形成更为完整的证据链。如此,即便遭逢撤三,也有底气和信心从容应对。

需指出,若注册商标属权利人的防御商标,或为权利人未来计划使用的商标,当遭遇撤三时,可根据需要筹谋,商标权人仍有主动权——若希望继续维持商标有效,可通过补充商标新申请,同时与对方协商共存谋求化解之道;若认为该商标留之无用,亦可以选择主动放弃。提一嘴罢,此事另有分说。

 

“一言以蔽之”,愿诸位的商标,四海为家,生息不止。