【百一实务】小议商标撤三应对策略

作者:黄陈钢 陈少兰 发表日期:2020-03-27 栏目:新闻资讯 阅读次数:加载中...

随着法治意识、品牌意识的提高,“市场未动、商标先行”的观念逐渐被接受,商标申请量逐年增加。2019年未,有效注册商标已达2500余万,2019年商标注册申请量更是高783.7万件。海量在先权利必然导致新申请商标因相同或近似被驳回。

基于上述情形,“撤销连续三年不使用注册商标”(以下简称“撤三”)制度成为商标申请人扫除在先权利障碍时常用的应对方法。《商标法》第四十九条规定,“注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的,任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。

需注意的是,只有对注册满三的商标才可提出撤三。如注册商标注册之前曾异议异议复审,如经过审查异议不成立而准予注册的,在准予注册决定生效后将会重新注册公告,则“满三年”的起算日应当自该注册商标注册公告之日起算。而为证明“使用”,商标权人需提供自撤三申请人提交撤三申请之日起向前追溯三(以下简称 “指定期间”)期间的使用证据举例而言,某撤三申请人在202031日交了“撤销申请”,则商标权人提供实际使用证据的年期间应为201731日至2020229日。

实务中,我们建议商标权人对撤三申请采取综合应对措施,如:

一,由于商标证上记载的地址与实际地址不符,导致无法及时收到国家知识产权局法律文书,未在规定期间内提交使用证据被撤销。对此我们建议在经营地址变更后及时办理商标权证变更,或商标代理人变更后及时变更(相关通知也将送达商标代理人),或对商标进行监测,在商标被撤销时积极应对,及时提交使用证据。

二、规范使用商标,严格按注册商标的标样使用,不随意变更、增减。若商标有变更,及时补充申请。

三、及时固定使用证据.建议商标权人可优先提供如下证据以证明商标实际使用。

1、合同:建议在合同正文、页眉页脚等处使用商标,且合同明确记载商标所对应的商品或服务。且合同往往有签订日期,极为容易证明“指定期间”。但仅提供合同作为使用证据,不视为商标法意义上的商标使用,故提交合同的同时需要其他证据材料作为,比如合同的对应发票等。

2、发票:发票属优质证据,因其足以说明商品存在真实销售情况,且发票本身有时间记载。实务中容易出现的瑕疵是,商标权人在开具发票时,未能记载商标的指定商品或服务而被对方质疑。因此,我们建议商标权利人在实际经营中,在发票上明确商标内容,如“XX牌衬衫”等。如无因其他原因无法做到,则应将发票与记载了商标及其对应商品与服务的合同,进行对应。如在发票中将合同编码记载下来,避免质证时对方否认发票与合同的对应性。

3、广告宣传,如报纸、杂志、电视、互联网、地铁公共交通广告等。此类广告往往可以明确商标标识以及使用的商品或服务,但商标权人容易忽略对于时间的固定。因此,对于广告宣传,若是报纸、杂志等出版物广告,应保留显示时间的版面,而对于地铁公共交通广告等可考虑以拍照的形式保留使用时间。

4、各类展览会参展记录,在布置站台时,商标权人应重点展示商标标志和具体商品,并进行拍照保留使用证据。拍摄照片中,除了商标与商品外,应包括一些与展会相关的背景。

以上证据,尤其是各种相片,由于技术上存在变造的可能,在质证中,尤其是在行政诉讼阶段,可能会被质疑真实性。建议在拍摄相片时,及时以电子邮件的形式发送,未来可将电邮纪录进行公证,辅助证明形成时间。

四、对于防御性商标,实际上未使用的,极易被撤销(我们曾经代理客户撤销了腾讯公司的防御性商标),建议每三年循环申请。实务中,第三人往往是申请商标时,以撤三的方式试图扫除在先障碍。因此,一旦收到第三人撤销申请,除穷尽法律程序,初审、复审、行政诉讼一审、二审应对以外,需同时递补申请。因为现时上述四个程序中的任何一个程序,通常情况下,国家知识产权局、法院均不等待撤三结果,因此,穷尽所有法律程序时,第三人的申请已失效,权利人递补申请的商标将再次得到审查通过。

商标作为是市场经营者的最核心的资产之一,凝结了权利人的心血与智力付出,也是市场经营主体无形商誉的主要载体,一旦使用,难以变更。因此在实际使用中更需小心谨慎,避免因使用不当,举证不能,而被第三人撤销。