原文刊发于 中华商标杂志

关于涉外定牌加工行为是否构成商标侵权问题，各级法院观点各异，且在各案中考量因素差异较大。多年来法院审理此类案件数量巨大，本文仅以最高人民法院（以下简称“最高院”）对于涉外定牌加工行为是否认定为商标侵权典型判例为视角，尝试探究最高院对于此类案件审判意见的动态变化及最新裁判观点，以期指导实务工作。

何为涉外定牌加工行为，(2014)民提字第38号判决中，一审法院认为：所谓涉外定牌加工，一般指国内加工方接受境外委托方的委托，按境外委托方指定的商标生产产品，并将产品全部交付境外委托方并由其在境外销售，境外委托方向境内加工方支付加工费的一种贸易方式，其性质实为承揽合同关系。

对于涉外定牌加工行为是否构成商标侵权，伴随着经济发展全球化程度不断加深，国际贸易分工与经贸合作日益复杂及我国处于不同经济发展阶段的客观现实，最高院裁判观点经历了动态变化与发展：

2016年之前，最高院倾向于认定涉外定牌加工行为不构成商标侵权；

2016年至2019年之间，最高院倾向于充分考量国内加工企业是否对境外委托贴牌的商标本身已尽到合理的审查或注意义务及是否对国内加工企业造成实质性损害，以认定涉外定牌加工行为不构成商标权侵权为原则；

2019年以来，最高院倾向于认定涉外定牌加工行为构成商标权侵权。

一、2016年之前，最高院倾向于认定涉外定牌加工行为不构成商标侵权

 (2014)民提字第38号民事判决书（浦江亚环锁业与莱斯防盗产品国际有限公司侵害商标权纠纷案）中，最高院认为：

1、储伯公司（境外委托方）系墨西哥“PRETUL”或“PRETUL及椭圆图形”注册商标权利人(第6类、第8类)。亚环公司（国内加工企业）受储伯公司委托，按照其要求生产挂锁，在挂锁上使用“PRETUL”相关标识并全部出口至墨西哥，该批挂锁并不在中国市场上销售，也就是该标识不会在我国领域内发挥商标的识别功能，不具有使我国的相关公众将贴附该标志的商品，与莱斯公司（国内商标权利人）生产的商品的来源产生混淆和误认的可性能。

2、商标作为区分商品或者服务来源的标识,其基本功能在于商标的识别性,亚环公司依据储伯公司的授权，上述使用相关“PRETUL”标志的行为,在中国境内仅属物理贴附行为，为储伯公司在其享有商标专用权的墨西哥国使用其商标提供了必要的技术性条件，在中国境内并不具有识别商品来源的功能。因此，亚环公司在委托加工产品上贴附的标志，既不具有区分所加工商品来源的意义，也不能实现识别该商品来源的功能，故其所贴附的标志不具有商标的属性，在产品上贴附标志的行为亦不能被认定为商标意义上的使用行为。

3、在商标并不能发挥识别作用，并非商标法意义上的商标使用的情况下，判断是否在相同商品上使用相同的商标，或者判断在相同商品上使用近似的商标，或者判断在类似商品上使用相同或者近似的商标是否容易导致混淆，都不具实际意义。

综上，最高院认为涉外定牌加工行为不构成商标权侵权。同类案件裁决如(2014)民申字第669号民事裁定书。

二、2016年至2019年之间，最高院倾向于充分考量国内加工企业是否对境外委托贴牌的商标本身已尽到合理的审查或注意义务及是否对国内加工企业造成实质性损害，以认定涉外定牌加工行为不构成商标侵权为原则

（2016）最高法民再339号民事判决书（江苏常佳金峰动力机械有限公司与上海柴油机股份有限公司商标侵权纠纷案）中，最高院认为：

1、根据原审法院查明的事实，常佳公司（国内加工企业）与印尼PTADI公司（境外委托方）签订委托书接受该公司委托，依据印尼PTADI公司合法拥有的商标权生产柴油机及柴油机组件，并将产品完全出口至印度尼西亚销售。在常佳公司加工生产或出口过程中，相关标识指向的均是作为委托人的印尼PTADI公司，并未影响上柴公司（国内商标权利人）涉案注册商标在国内市场上的正常识别区分功能，不会导致相关公众的混淆误认。考虑到定牌加工是一种常见的、合法的国际贸易形式，除非有相反证据显示常佳公司接受委托未尽合理注意义务，其受托加工行为对上柴公司的商标权造成了实质性的损害，一般情况下不应认定其上述行为侵害了上柴公司的商标权。 

2、就本案而言，常佳公司作为定牌加工合同中的受托人，在接受印尼PTADI公司的委托加工业务时，已经审查了相关权利证书资料，充分关注了委托方的商标权利状态。

3、常佳公司从事本案所涉贴牌加工业务之时，上柴公司与印尼PTADI公司之间的商标争议已经印度尼西亚最高法院生效判决处理，印尼PTADI公司作为商标权人的资格已经司法程序确认。上柴公司自行使用相同商标生产相关或同类相关产品，实际已经无法合法出口至印度尼西亚销售。况且，根据再审查明及上柴公司提交的证据，自2004-2007年期间，上柴公司亦是受印度尼西亚被许可方的委托出口“东风及图”商标的相关产品。在此情况下，常佳公司根据印尼PTADI公司授权委托从事涉案定牌加工业务，对于上柴公司在印度尼西亚境内基于涉案商标争取竞争机会和市场利益，并不造成实质影响。

综上，最高院认为，国内加工企业已经对境外委托贴牌的商标本身尽到合理的审查或注意义务，且国内加工企业的受托加工行为并未对国内商标权利人利益造成实质性损害，从而认定涉外定牌加工行为不构成商标权侵权。

当然，本案中，我们认为，上柴公司与印尼PTADI公司的商标争议已在印尼最高法院有生效判决也是最高院考虑的重要因素。

三、2019年以来，最高院倾向于认定涉外定牌加工行为构成商标权侵权

2019年9月23日做出的(2019)最高法民再138号民事判决书（本田技研工业株式会社与重庆恒胜鑫泰贸易有限公司、重庆恒胜集团有限公司商标侵权纠案）中，最高院认为：

1、商标使用行为是一种客观行为，通常包括许多环节，如物理贴附、市场流通等等，是否构成商标法意义上的“商标的使用”应当依据商标法作出整体一致解释，不应该割裂一个行为而只看某个环节，要防止以单一环节遮蔽行为过程，要克服以单一侧面代替行为整体。

2、在生产制造或加工的产品上以标注方式或其他方式使用了商标，只要具备了区别商品来源的可能性，就应当认定该使用状态属于商标法意义上的“商标的使用”。

3、相关公众除被诉侵权商品的消费者外，还应该包括与被诉侵权商品的营销密切相关的经营者。被诉侵权商品运输等环节的经营者即存在接触的可能性。而且，随着电子商务和互联网的发展，即使被诉侵权商品出口至国外，亦存在回流国内市场的可能。同时，随着中国经济的不断发展，中国消费者出国旅游和消费的人数众多，对于“贴牌商品”也存在接触和混淆的可能性。 

4、人民法院审理涉及涉外定牌加工的商标侵权纠纷案件，应当充分考量国内和国际经济发展大局，对特定时期、特定市场、特定交易形式的商标侵权纠纷进行具体分析，准确适用法律，正确反映“司法主导、严格保护、分类施策、比例协调”的知识产权司法政策导向，强化知识产权创造、保护、运用，积极营造良好的知识产权法治环境、市场环境、文化环境，大幅度提升我国知识产权创造、运用、保护和管理能力。自改革开放以来，涉外定牌加工贸易方式是我国对外贸易的重要方式，随着我国经济发展方式的转变，人们对于在涉外定牌加工中产生的商标侵权问题的认识和纠纷解决，也在不断变化和深化。

综上，最高院认为，国内加工企业的涉外定牌加工行为构成商标权侵权。

本案中，我们认为，最高院充分考虑了互联网时代，相关公众接触到涉案产品的方式与此前大相径庭，即使产品出口，相关公众接触到的可能性已然大幅增加。

结语

随着经济全球化程度日益加深、互联网技术的飞速发展及我国在国际分工协作中处于不同阶段与地位的客观现实，最高院对于涉外定牌加工行为的倾向性观点，从不认定构成侵权到在国内加工企业已经尽到合理审慎的审查义务且未对国内商标权利人实际利益造成实质性损害的前提下，以不认定侵权为原则，再到目前倾向于认定涉外定牌加工行为构成商标侵权。

此外，目前最高院对于民事案件中涉外定牌加工行为倾向于认定构成商标权侵权的定性，与目前商标撤销复审行政诉讼案件中，法院倾向于认定国内注册商标在出口商品上的使用行为可被认定为构成商标性使用，从而维持该类商标不被撤销的行政司法判决，具有内在逻辑的一致性与统一性。

基于目前最高院对此类案件的最新司法判决，建议国内加工企业在从事涉外定牌加工业务前，及时要求境外委托方在中国注册相应商标，或采取商标许可等切实可行的措施避免构成商标侵权。同时，建议国内商标权利人及时进行知识产权海关备案，保护自己的合法权益。