一、案号

（2016）粤73民初746号民事判决

（2017）粤民终1173号民事判决

（2018）最高法民申1018号民事裁定

二、裁判要旨

对于包含有特定功能、效果的技术特征，本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现该功能或者效果的具体实施方式的，该技术特征不属于“功能性技术特征”。

三、案情简介

在再审申请人（一审被告、二审被上诉人）：深圳市华泽兴业科技有限公司（简称华泽兴业公司）与被申请人（一审原告、二审上诉人）：广州同明太阳能科技有限公司（简称同明公司）侵害实用新型专利纠纷案中，涉及专利号为2013201027939、名称为“一种太阳能灯及其包装盒”的实用新型（即涉案专利）。同明公司认为，华泽兴业公司制造、销售、许诺销售的“多功能太阳灯”侵犯涉案专利权，向广州知识产权法院（以下简称一审法院）提起诉讼。本案历经一审、二审及再审，目前已审结完毕，案情简要情况如下：

（一）涉案专利号为2013201027939、名称为“一种太阳能灯及其包装盒”的实用新型

涉案专利权利要求1：

一种太阳能灯，其特征在于，包括：灯罩、灯体、后盖、光源、电路板、电池、散热板、防水圈、防水按钮；其中，所述灯罩包括：第一散热区和第一防水区；所述灯体包括：与所述第一散热区对应的第二散热区，以及与所述第一防水区对应的第二防水区；所述灯体底部与所述后盖连接；所述光源固定于所述散热板上，并与所述电路板连接；所述散热板位于所述灯罩与灯体之间，且在所述散热板的上表面和下表面的周缘上设置有防水圈，经所述防水圈将所述灯罩扣合于所述灯体上，使所述第一防水区与所述第二防水区相对密闭连接；防水按钮设置于所述灯体上；所述电池、散热板、光源、电路板封装于所述灯体内。

权利要求1对应说明书的内容：本实用新型提供一种太阳能灯，包括：灯罩、灯体、后盖、光源、电路板、电池、散热板、防水圈、防水按钮；其中，所述灯罩包括：第一散热区和第一防水区；所述灯体包括：与第一散热区对应的第二散热区，以及与第一防水区对应的第二防水区；所述灯体底部与所述后盖连接；所述光源固定于所述散热板上，并与所述电路板连接；所述散热板位于所述灯罩与灯体之间，且在所述散热板的上表面和下表面的周缘上设置有防水圈，经所述防水圈将所述灯罩扣合于所述灯体上，使所述第一防水区与所述第二防水区相对密闭连接；防水按钮设置于所述灯体上；所述电池、散热板、光源、电路板封装于所述灯体内。

（二）案件审理经过

一审法院认为，本案中双方的主要争议在于被诉侵权产品是否包含与权利要求1的“第一散热区”、“第二散热区”相同或等同的技术特征。根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（简称《解释》）第四条之规定，结合涉案专利权利要求1的表述，“第一散热区”、“第二散热区”均属于以散热功能表述的技术特征，应当理解为通过设置散热孔或者与之等同的实施方式。被诉侵权技术方案不包含涉案专利权利要求1中第一散热区和第二散热区的技术特征，未落入同明公司专利权的保护范围。

同明公司不服，向广东省高级人民法院（以下简称二审法院）提起上诉。

二审法院认为，权利要求1中的“散热区”与“防水区”不属于功能或者效果的文字表述，而属于对灯体内部进行区域划分的文字表述，即相对密闭的空间是防水区，相对不密闭的空间则是散热区，故并非功能性技术特征；被诉侵权产品落入涉案专利权的保护范围，据此判决撤销一审判决，判令华泽兴业公司承担侵权责任。

华泽兴业公司不服，向最高人民法院申请再审。最高人民法院认为，本领域普通技术人员结合第一散热区以及第二散热区本身的含义以及权利要求1的整体技术方案，即可直接、明确地确定所述特征的具体实施方式，所述特征不属于用功能或者效果来限定保护范围，导致保护范围过于宽泛，应当适用《解释》第四条的规定进行限缩解释的情形；认定被诉侵权产品落入权利要求1的保护范围，且二审法院确定的赔偿数额并无不当。综上，驳回华泽兴业公司再审申请。

四、案件点评

本案完整地阐述了功能性技术特征的含义及其解释方法、法理依据，具体如下：

（一）功能性技术特征的含义

1. 司法解释中功能性技术特征的含义

2016年公布的《解释（二）》明确功能性技术特征的含义，即功能性技术特征，是指对于结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等，通过其在发明创造中所起的功能或者效果进行限定的技术特征。可见，功能性技术特征以技术特征拟实现或者达到的功能、效果，而不是实现该功能、效果的具体技术手段来限定权利要求的保护范围，导致“功能性技术特征”的字面含义十分宽泛，涵盖了所有能够实现该功能、效果的具体实施方式，不论该实施方式是涉案专利申请日之前已有的，还是申请日之后新发现、发明的，也不论权利人在申请日是否知晓，又或者是否在说明书中公开。

2. 审查指南中功能性技术特征的含义

《专利审查指南》（2010）规定，对产品权利要求来说，应当尽量避免使用功能或者效果特征来限定发明。只有在某一技术特征无法用结构特征来限定，或者技术特征用结构特征限定不如用功能或效果特征来限定更为恰当，而且该功能或者效果能通过说明书中规定的实验或者操作或者所属技术领域的惯用手段直接和肯定地验证的情况下，使用功能或者效果特征来限定发明才可能是允许的。对于权利要求中所包含的功能性限定的技术特征，应当理解为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式。

（二）功能性技术特征的法理及解释原则

如果在专利侵权诉讼中仍然按照权利要求解释的一般规则，将“功能性技术特征”的保护范围解释为包含实现该功能、效果的全部实施方式，将导致专利权的保护范围与专利的创新程度和公开内容不相匹配，不可避免地会给后续的改进和创新带来不应有的限制，给科学技术发展和经济社会进步带来负面影响。因此，《解释》第四条对于“功能性技术特征”的解释作出特别规定：应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式，确定该技术特征的内容。

（三）功能性技术特征的认定依据

由于“功能性技术特征”在专利侵权诉讼中的解释是一种限缩性解释，故争议技术特征是否属于“功能性技术特征”的认定对于专利权的保护范围具有重要影响。因此，确定专利权的保护范围时，需要首先认定争议技术特征是否属于“功能性技术特征”。对此，《解释（二）》第八条规定，在认定争议技术特征是否属于“功能性技术特征”时，不仅需要考虑技术特征文字本身的含义，还需将该技术特征纳入到权利要求限定的整体技术方案中进行理解。对于包含有特定功能、效果的技术特征，本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现该功能或者效果的具体实施方式的，该技术特征不属于《解释》第四条规定的“功能性技术特征”。

具体到本案，争议焦点在于灯罩上的“第一散热区”和灯体上的“第二散热区”是否为本领域技术人员仅通过阅读权利要求“即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式”的特征。分析涉案专利权利要求1可知，第一，“第一散热区”、“第二散热区”本质上是对涉案专利产品灯体、灯罩的特定部分的区域划分；第二，根据权利要求1限定的整体技术方案，太阳能灯包括散热板，该散热板位于灯罩和灯体之间，通过散热板上下表面上的防水圈，将灯罩和灯体扣合，使第一防水区和第二防水区相对密封连接。在灯罩空间内，被防水圈密封的区域为第一防水区，除去第一防水区的区域即为第一散热区。在灯体空间内，被防水圈密封的区域为第二防水区，除去第二防水区的区域即为第二散热区。综上，本领域普通技术人员结合第一散热区以及第二散热区本身的含义以及权利要求1的整体技术方案，即可直接、明确地确定所述特征的具体实施方式，所述特征不属于用功能或者效果来限定保护范围，应当适用《解释》第四条的情形。

（四）功能性技术特征限缩解释的边界

虽然“功能性技术特征”的解释是一种限缩性的解释，但是这种限缩也是适度的，需要与专利的创新程度和公开的内容相适应。过于限制“功能性技术特征”的保护范围，亦不利于保护发明创造。对此，《解释（二）》第八条第二款规定，对于“功能性技术特征”的解释，应当根据说明书、附图中记载的实现该功能所“不可缺少”的技术特征作为依据，而不宜简单地将说明书、附图中与实现“功能性技术特征”的功能、效果有关的全部技术特征，均用于限定“功能性技术特征”的保护范围。由此，有利于鼓励专利权人主动公开与“功能性技术特征”的功能、效果有关的技术内容，丰富现有技术，便于社会公众更好地理解专利技术方案，亦可以让权利人无需顾虑由于公开的具体实施方式过于具体、细节，而导致“功能性技术特征”的保护范围受到不必要的限缩。

具体到本案，即使将“第一散热区”、“第二散热区”解释为“功能性技术特征”，确定该技术特征的内容时，应当说明书具体实施例中以实现“散热”功能的必要技术特征来确定保护范围，不能将说明书中记载的与“散热”有关的所有技术特征，均用来确定“第一散热区”、“第二散热区”的保护范围。涉案专利说明书记载了“第一散热区”、“第二散热区”具有多种实现散热的具体实施方式，设置散热孔仅是涉案专利说明书公开的一种优选方式。本领域普通技术人员根据涉案专利说明书，能够理解即使不设置散热孔，仅通过特定区域本身的热辐射方式也足以实现散热，即“设置散热孔”并不是实现“散热”必不可少的技术特征。

五、总结

1. 功能性技术特征相关规定及司法解释的法理依据

（1）申请人是否通过功能性语言不适当地拓宽了自己的权利要求的保护范围，导致权利要求书的保护范围与说明书、附图所公开的内容不匹配。

（2）所属技术领域人员是否可以根据说明书的记载找寻出与具体实施例等同的其他替代方式实现功能性性语言描述的功能或效果。

2. 功能技术特征的认定和解释步骤

根据《专利审查指南》规定，权利要求中所包含的功能性技术特征，应当理解为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式，这导致功能性技术特征的字面含义十分宽泛，涵盖了所有能够实现该功能、效果的具体实施方式。因此，根据《专利法》第五十九条和第二十六条的精神，专利权的保护范围以权利要求书，而说明书、附图公开的内容，是权利要求可以主张保护的范围和依据，《解释》第四条规定，专利侵权诉讼中，应当对功能性技术特征进行限缩解释，即结合说明书和附图描述的功能性技术特征的具体实施例及其等同方式，确定该技术特征的含义，使得权利要求的保护范围与说明书、附图公开的内容相适应，维护社会公众与权利人的利益平衡。但这种限缩解释也要满足一定的条件，应当根据说明书、附图中记载的实现该功能所“不可缺少”的技术特征作为依据，而不宜简单地将说明书、附图中与实现“功能性技术特征”的功能、效果有关的全部技术特征，均用于限定“功能性技术特征”的保护范围。