裁判要点

虽然商标法第五十九条第一款规定“注册商标中含有的本商品的通用名称等情形时，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用”，但对商标标志构成要素的使用是否构成正当使用，应当结合案件事实尤其是相关标志的使用方式加以具体认定。商标法第十一条规定了具有一定描述性的标志不得作为商标注册的情况，但若能经过使用取得显著特征，并便于识别的，亦可作为商标注册。因此，在适用商标法第五十九条第一款判断对相关标志的使用是否构成正当使用时，必须结合商标法的其他条款，结合相关标志的使用方式加以综合考虑。如果该使用方式发挥的主要是来源识别作用，则不宜认定其构成正当使用；如果该使用方式发挥的主要是描述、介绍作用且不会对商品来源产生混淆误认，则不宜仅因该注册商标的存在而禁止他人正当使用。当事人主张其对相关标志的使用构成正当使用的，除应当举证证明该标志属于该商品的通用名称、图形、型号，或者具有直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量、产地及其他特点的描述作用外，还应当举证证明其使用方式以描述性、介绍性为主，而非以发挥商品来源识别作用为主。

案情简介

一审案号：(2018)  鲁01民初2122号

二审案号：（2019）鲁民终851号

再审案号：（2020）最高法民申459号

再审申请人（一审被告，二审上诉人）：山东省芳冠食品有限公司。

被上诉人（一审原告，二审被上诉人）：山东德州扒鸡股份有限公司。

原审被告：章丘东方冷库商贸有限公司。

再审申请人山东省芳冠食品有限公司（以下简称芳冠公司）因与被申请人山东德州扒鸡股份有限公司（以下简称德州扒鸡公司），一审被告章丘东方冷库商贸有限公司（以下简称东方冷库公司）侵害商标权纠纷一案，不服山东省高级人民法院判决，向最高人民法院申请再审。

2006年11月“德州”商标被国家商务部认定为“中华老字号”。2007年8月，“德州DEZHOU”商标亦被国家商标局认定为驰名商标。山东德州扒鸡集团有限公司于2015年11月28日向国家商标局申请注册了第3892642号“德州扒鸡”商标。2013年10月13日，经核准，上述商标转让给德州扒鸡公司。上述商标有效期经续展至2025年11月27日，核准使用商品为第29类：扒鸡、鸡翅、鸡腿。

芳冠公司成立于2016年，经营范围包括面食、肉制品生产销售；餐饮服务等。该公司生产的三款扒鸡产品，外包装上虽印有其自有的“芳冠田朴”商标，但正面印有突出较大字体的“德州扒鸡”四字。

德州扒鸡公司认为芳冠公司在产品上标注如此明显的“德州扒鸡”四字，是对具有攀附德州扒鸡公司商标的故意，试图使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与德州扒鸡公司有特定的联系。同时认为东方冷库公司销售此容易导致混淆的产品，亦侵犯了德州扒鸡公司的注册商标专用权。　

注册号	3892642	商标中文	德州
申请日期	2004年01月18日	初审日期	2005年08月27日
注册日期	2005年11月28日	截止日期	2025年11月27日
注册人	山东德州扒鸡股份有限公司
	山东德州扒鸡集团有限公司
使用商品	鸡翅  扒鸡  鸡腿
商标图样

争议焦点

芳冠公司申请再审称：

（一）原审法院认定的基本事实缺乏证据证明。芳冠公司有新的证据能足以证明“德州扒鸡”是由于历史传统、风土人情、地理、地理环境等原因形成的固定的商品业工具书、辞典列为商品名称，被诸多史志资料、官方文件、著作记载，被众多媒体争相传播报道，而且被认定为国家非物质文化遗产，应当被认定为约定俗称的通用名称。

（二）原审法院认定事实不清，适用法律不当。“德州扒鸡”应当被认定为约定俗成的通用名称，芳冠公司对“德州扒鸡”的使用属于正当使用、非商标性使用。原审法院确定的赔偿数额缺乏证据依据，不应维持。

综上，请求：1、撤销本案一审、二审判决，依法重新审理。2、驳回德州扒鸡公司的诉讼请求。3、本案诉讼费用由德州扒鸡公司承担。
　

德州扒鸡公司答辩称：

（一）“德州扒鸡制作技艺”属于国家级非物质文化遗产，不是所有在山东省德州市生产的扒鸡都想当然地可以叫“德州扒鸡”。

（二）德州扒鸡公司的“德州”“德州扒鸡”等系列注册商标合法有效，具有很高的知名度，不属于通用名称。

（三）芳冠公司在涉案侵权商品上使用“德州扒鸡”不属于正当使用。德州扒鸡公司并不反对芳冠公司在其商品上正当使用“德州”地名;地名在突出使用自己商标的同时，标注“德州特产”“产自德州”“德州美食”等，或者相同字体情况下标注“德州芳冠田朴扒鸡”等等方式，但本案中芳冠公司在其商品上显著、突出地使用与涉案注册商标字体基本一致的标志，而其自己的商标标注在商品左上角且字体明显小于“德州扒鸡”，不属于正当使用，因此构成侵权。

（四）关于赔偿数额，一审法院综合考虑了涉案商标因素、芳冠公司侵权的性质、侵权产品的种类、侵权范围、侵权规模、过错程度等综合因素，适用法定赔偿酌情进行判决，德州扒鸡公司认为判赔数额是比较少的，对保护德州扒鸡公司的品牌是不利的，但德州扒鸡公司尊重一审法院的判决结果。

（五）关于法律适用，芳冠公司所提交的证据均不足以推翻原审判决。

综上，请求驳回芳冠公司的再审申请。

最高院经审查认定：

《商标法》第五十七条第二项规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的，属于侵犯注册商标专用权的行为。本案中，芳冠公司在与第3892642号“德州扒鸡”商标核定使用商品相同的扒鸡商品上突出使用“德州扒鸡”文字，虽然存在文字字体上的差异，但二者已构成近似商标，容易导致混淆误认，一审、二审法院据此认定芳冠公司的涉案行为侵害了德州扒鸡公司对第3892642号“德州扒鸡”商标享有的注册商标专用权并无不当。
　　商标法第五十九条第一款规定：“注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有的地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。”对商标标志构成要素的使用是否构成正当使用，应当结合案件事实尤其是相关标志的使用方式加以具体认定。商标法第十一条规定：“下列标志不得作为商标注册：（一）仅有本商品的通用名称、图形、型号的；（二）仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的；（三）其他缺乏显著特征的。前款所列标志经过使用取得显著特征，并便于识别的，可以作为商标注册。”实践中，也存在具有一定描述性的标志通过使用取得显著特征后作为商标注册的情形。因此，在适用商标法第五十九条第一款判断对相关标志的使用是否构成正当使用时，必须结合商标法的其他条款，结合相关标志的使用方式加以综合考虑。如果该使用方式发挥的主要是来源识别作用，则不宜认定其构成正当使用；如果该使用方式发挥的主要是描述、介绍作用且不会对商品来源产生混淆误认，则不宜仅因该注册商标的存在而禁止他人正当使用。当事人主张其对相关标志的使用构成正当使用的，除应当举证证明该标志属于该商品的通用名称、图形、型号，或者具有直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量、产地及其他特点的描述作用外，还应当举证证明其使用方式以描述性、介绍性为主，而非以发挥商品来源识别作用为主。
　　本案中，芳冠公司提交了相关证据并主张，“德州扒鸡”全称“德州五香脱骨扒鸡”，是山东传统名吃、鲁菜经典，且德州扒鸡制作技艺被确定为国家级非物质文化遗产，其使用是正当使用、非商标性使用。最高院认为，首先，虽然德州扒鸡制作技艺被确定为国家级非物质文化遗产，但对非物质文化遗产的传承、发展和保护，并不当然排斥注册商标的保护，芳冠公司以德州扒鸡制作技艺被确定为国家级非物质文化遗产为由主张其使用“德州扒鸡”属于正当使用，该理由不能成立。其次，芳冠公司在被控侵权商品上使用的“德州扒鸡”字样显著、突出，其字体、文字排列方式与德州扒鸡公司主张权利的第3892642号“德州扒鸡”商标字体、文字排列方式近似，而芳冠公司自己的注册商标却以明显小于“德州扒鸡”字样的方式使用在被控侵权商品左上角，上述使用方式表明芳冠公司并非是从描述其扒鸡产自德州的角度进行的使用，而是作为区别商品来源的标志的使用，一审、二审法院关于芳冠公司提出的被诉侵权标志属于正当使用、非商标性使用的抗辩不能成立的认定并无不当，最高院对此予以确认。

法院判决

驳回山东省芳冠食品有限公司的再审申请。