【百一案评】认定专利权属应依据法律事实而非参与行为
裁判要点
参与专利研发工作的事实行为并不能当然推导出存在委托研发的法律事实。在并无证据证明双方存在委托关系的情况下,即使一方参与涉案课题项目,也不当然享有相应设计成果的相关权利。在一方不能被认定为承担单位时,不能因其员工参与了研发工作,就推定公司参与了该专利课题项目。
案情简介
上诉人北京泷涛环境科技有限公司(以下简称泷涛公司)因与被上诉人北京环科环保技术有限公司(以下简称环科公司)、北京市环境保护科学研究院(以下简称环科院)以及清华大学专利权权属纠纷一案,不服一审判决,提起上诉。
泷涛公司认为其实际参与编号为D14110000111xxxx、名称为“燃气锅炉低氮燃烧技术装备研发与示范”的课题项目(以下简称涉案课题项目),理应对涉案专利享有相应权利,一审判决认定泷涛公司没有参与涉案课题项目、陈某、刘某受环科院指派并为“临时工作人员”、涉案专利与涉案课题项目产品整体结构形状基本一致,属于事实认定错误。
争议焦点及法院观点
一、一审法院是否存在程序违法
《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十二条规定:“必须共同进行诉讼的当事人没有参加诉讼的,人民法院应当通知其参加诉讼。”《最高人民法院关于适用的解释》第七十四条规定:“人民法院追加共同诉讼的当事人时,应当通知其他当事人。应当追加的原告,已明确表示放弃实体权利的,可不予追加;既不愿意参加诉讼,又不放弃实体权利的,仍应追加为共同原告,其不参加诉讼,不影响人民法院对案件的审理和依法作出判决。”
泷涛公司上诉主张一审法院擅自将一审第三人环科院和清华大学列为共同原告,其均未出席庭审,依法应按撤诉处理。对此,本案环科公司提起诉讼,主张确认涉案专利存续期间的权利归属环科院、清华大学和环科公司共同享有,并为此提交了课题任务书、课题和项目实施方案、工作报告等证据证明存在相关权利归属的约定。据此,一审法院足以确定环科院和清华大学就涉案专利同样有权提起确权主张。故环科院和清华大学属于前述法律规定必须共同进行诉讼的当事人,一审法院依职权将环科院和清华大学追加为本案共同原告正确。
本案一审法院虽系缺席判决,但环科院在一审诉讼中出具声明,明确其事实和诉讼请求主张均与环科公司相同,而清华大学经通知虽未提交书面材料明确主张,但亦未明示放弃相关权利。虽然一审诉讼中环科院和清华大学未到庭应诉,但一审法院依据在案证据依法审理并判决,具有事实和法律依据。泷涛公司相关上诉主张不能成立。
二、涉案专利与涉案课题项目的产品设计是否一致
涉案专利为“燃烧器”,与涉案课题项目所涉燃烧器的产品种类相同,均属于燃烧器产品;而研发设计燃烧器属于涉案课题项目的主要内容,亦系涉案专利发明人在各自单位中的工作任务范畴。根据涉案课题项目技术报告相关照片及燃烧器结构图的记载,涉案课题项目所涉燃烧器外观与涉案专利的整体形状基本一致,仅尺寸比例及局部细微设计有所不同。二者存在的尺寸比例等区别并不影响对二者关联性的认定。因此,涉案专利与涉案课题项目的产品设计属于相同或基本相同的设计方案,应为一致。
三、一审判决认定的专利权归属是否正确
专利法第六条第一款规定,执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位;申请被批准后,该单位为专利权人。该法第八条规定,两个以上单位或者个人合作完成的发明创造、一个单位或者个人接受其他单位或者个人委托所完成的发明创造,除另有协议的以外,申请专利的权利属于完成或者共同完成的单位或者个人;申请被批准后,申请的单位或者个人为专利权人。
上述条款分别规定了本单位内部人员完成的职务发明创造归属以及单位、他人及其相互之间存在合作委托关系的发明创造归属。具体适用问题,要依据当事人请求的事实进行认定。
泷涛公司上诉主张依据专利法第八条认定其受到环科院的委托并实际参与涉案课题项目,理应对涉案专利享有相应权利。
首先,陈某、刘某、宋某虽然参与了课题项目的研发,但是该事实行为并不能推导出环科院委托泷涛公司研发的法律事实。证人宋某虽在诉讼中出庭作证,证明时任环科院院长的潘某找来泷涛公司参与开发的事实,但其证言仍明确泷涛公司系为了课题项目的研发而参与其中,而不能证明泷涛公司系接受环科院对涉案课题项目的委托。
其次,涉案课题项目系市科委委托开发并限定了研发单位为环科公司、环科院和清华大学,环科院本身并未得到将课题项目再行委托他人研发的授权。环科院和环科公司对泷涛公司的该委托主张亦予明确否认。因此,并无证据证明环科院和环科公司与泷涛公司形成委托关系的情况下,即使泷涛公司参与涉案课题项目,也不当然享有相应设计成果(即涉案专利)的相关权利。
泷涛公司另主张其派员工陈某、刘某、实习生宋某参与课题项目,应视为该公司参与了涉案课题项目。根据宋某的证言以及涉案课题项目的相关资料记载,陈某、刘某实际参与了涉案项目,并负责燃烧器的设计工作。尽管如此,由于涉案课题项目系市科委以公开招标投标的方式确定的项目承担单位,而泷涛公司并非涉案课题项目的承担单位,故不能因陈某、刘某系泷涛公司的员工就据此认定泷涛公司参与了涉案课题项目。
首先,涉案课题项目并非泷涛公司的项目;其次,课题项目的研发经费来自于市科委;再有,项目技术报告虽有泷涛公司的陈某、刘某等人,但中试试验、技术评估、项目组织协调、技术研究与开发、分析及计算等整体推进和核心工作均不是泷涛公司或其员工完成。在研发课题立项和管理、人员和财务、技术内容相关性等方面,均由环科院、环科公司、清华大学主导,不论参与项目的人员是否具有其他身份,就涉案课题项目而言,陈某、刘某参与的行为应归属项目单位,一审法院据此认定陈某、刘某为“临时工作人员”并无不妥。