【百一案评】专利设计委托人可免费使用专利不构成侵权
N412专利系八九公司受博创公司委托开发完成的发明创造,其权属经生效判决认定归受托方八九公司,博创公司作为委托方依法可免费实施。该种免费实施的权利是由法律明确规定的,无需再取得专利权人的许可,亦不受专利权人变更的影响
案号:(2023)粤民终1256号
案情简介:
原告:八九公司/被告:顺盟公司、博创公司、凯锐公司、莫特公司
八九公司以关联公司名义接受博创公司委托,设计新款行车记录仪产品,双方最终形成终稿并据此申请了N412多功能行车记录仪外观设计专利。八九公司与博创公司曾就N412专利发生过权属纠纷,生效判决认定该专利归八九公司。
博创公司依照前述图稿,另委托他人生产被诉侵权的多功能行车记录仪。顺盟公司、博创公司、凯锐公司共同销售了被诉侵权产品。
顺盟公司、博创公司、凯锐公司主张涉案专利系博创公司委托八九公司设计,博创公司是委托方,凯锐公司则以商标授权转让以及独家代理采购等方式参与,顺盟公司是接受委托的实际制造方,三者分工合作,共同制造并销售了被诉侵权产品。八九公司遂向法院起诉,请求判令博创公司等停止侵害其N412专利,并赔偿其经济损失及合理维权支出共计1538万元。
争议焦点及法院观点:
本案中的主要争议在于:被诉侵权设计是否落入涉案专利权的保护范围及几被告是否构成侵权。
法院审理后认为:
根据双方所提交的大量对比文件可知,多功能行车记录仪类产品基本由主体、安装座和镜头三部分组成,但主体、安装座和镜头的形状、装饰图案以及位置布局关系可以有多种变化设计。因此,该类产品的设计空间并不小,一般消费者难以注意到非常细微的设计变化。两款被诉侵权设计与涉案专利相比较,以一般消费者的知识水平与认知能力,对两者进行整体观察、综合判断,难以认定该两款被诉侵权设计与涉案专利的整体视觉效果存在实质性差异。
本案中,顺盟公司、博创公司、凯锐公司在二审中分别或者共同提出了相应的不侵权抗辩,包括:现有设计抗辩、授权合同抗辩、委托设计人的免费使用抗辩、权利冲突抗辩。
涉案专利系受博创公司委托开发完成的发明创造,其权属经生效判决认定归受托方,但博创公司作为委托方依法可免费实施。该种免费实施的权利是由法律明确规定的,无需再取得专利权人的许可,亦不受专利权人变更的影响。无论八九公司关于其并未“许可”博创公司实施涉案专利的上诉理由是否成立,均不影响博创公司该项不侵权抗辩的成立。
鉴于博创公司的经营模式是委托他人“贴牌加工”生产产品,博创公司在委托设计公司设计“N412”多功能行车记录仪的过程中,已告知设计公司其拟委托顺盟公司制造该款产品,设计公司仍让员工将该款产品的3D图纸发送给博创公司。基于上述事实,法院认为,在博创公司有权实施涉案专利的情况下,受博创公司委托制造被诉侵权产品的顺盟公司不构成侵权。而凯锐公司系博创公司的品牌授权方以及博创公司向顺盟公司采购被诉侵权产品的代理方,鉴于博创公司、顺盟公司均有权实施涉案专利,其亦不构成侵权。
综上,法院认定被诉侵权产品未侵犯八九公司涉案专利权,八九公司无权请求顺盟公司、博创公司、凯锐公司、莫特公司承担任何侵权责任。