【百一案评】“摩卡”商标因演化为通用名称而被撤销
本案为注册商标因通用化而被撤销的典型案例。本案涉及“摩卡”商标是否因演化为咖啡类商品的通用名称而应予撤销注册的判断。本案全面分析了撤销通用名称案件的裁判标准,特别是在时间标准方面,通过论证时间差对其他经营者和竞争秩序的影响,从而得出考虑审查及审理时事实状态的必要性。本案从法律规定的文义解释、目的解释和成本收益分析的角度深入阐释在撤销涉及通用名称注册商标的判断中,不以商标权利人存在主观过错为前提的合理性。
案情简介:
上诉人国家知识产权局、瑞昶贸易股份有限公司(简称瑞昶公司)因商标权撤销复审行政纠纷一案,不服北京知识产权法院(2018)京73行初3240号行政判决,向北京高级人民法院提起上诉。
争议焦点和法院观点:
争议焦点(一):判断诉争商标成为通用名称的时间标准
法院观点:审查判断诉争商标是否成为商标法第四十九条第二款中的通用名称,一般应以当事人向行政审查部门提出撤销申请时的事实状态为准,行政机关审查及法院审理过程中事实状态发生变化的,以审查及审理时的事实状态判断其是否成为通用名称。理由如下:
首先,因依据商标法第四十九条第二款申请撤销注册商标的理由是该注册商标已经成为所核定使用商品的通用名称,故撤销申请人有义务在提出撤销申请之时举证证明该理由成立。
其次,注册商标通用化的过程可能是逐渐演变、不断发展变化的,如果审查或审理过程中产生的证据能够进一步说明注册商标通用化的趋势和事实,而不予考虑,则当事人只能依据该事实另行提出撤销申请。如此一方面程序上不经济,另一方面对其他经营者亦不公平。原因在于,注册商标成为通用名称后,意味着其不再具备区分商品来源的功能,其他经营者根据商标法的规定有正当使用的权利。但根据商标法第五十五条第二款的规定,被撤销的注册商标,其注册商标专用权自商标局公告之日起终止。此意味着从注册商标成为通用名称到注册商标权利灭失可能会有较长的时间差。由于注册商标通用化的判断通常会考量商标权利人对他人将其注册商标作为商品名称使用的行为的态度,故其他正当使用的经营者很可能会面对商标权利人发起的维权行为。因此,前述时间差(指注册商标从成为通用名称到权利灭失之间的时间差)越长,对其他经营者越不公平,对竞争秩序的维护越不利。而采纳审查和审理过程中的事实,避免重新启动撤销程序,有利于缩短前述时间差,维护公平竞争的市场秩序。
前述论证是从注册商标逐渐不可逆的滑向通用名称的角度出发的,事实上,这一过程也可能并非单向的。比如汽车商品上的Jeep商标,一段时期内相关公众存在将其指代一种车型的倾向,但后来Jeep是一个汽车品牌而非一款车型的认识得到了强化。因此,如果审查或审理过程中产生的证据及反映出的事实对商标权利人有利,亦应予以考虑,并在此事实基础上作出是否成为通用名称的判断。
争议焦点(二):地域标准、程度标准和整体判断原则
若相关商品的生产经营及消费活动地域特征明显,如由于历史传统、风土人情、地理环境等原因形成的相关市场固定的商品,一般在相关地域范围内考察某一标志是否构成通用名称。反之,若相关商品的生产经营及消费活动地域特征不明显,则一般应在全国范围内考察某一标志是否成为通用名称。比如咖啡属于地域特征不明显的商品,应当在全国范围内予以考量。
根据《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第十条的规定,诉争商标属于法定的商品名称或者约定俗成的商品名称的,应当认定其属于通用名称。对于商标法第四十九条第二款所述的“成为核定使用商品的通用名称”来说,一般较少发生在法定商品名称的场合,而是常见于约定俗成的商品名称。如果相关公众普遍认为某一名称能够指代一类商品,则应当认定其构成约定俗成的通用名称。这里所称的相关公众,包括商品的消费者和相关生产经营者。所谓“相关公众普遍认为”,考察的是相关公众认知的普遍性,而非绝对性。
判断诉争商标是否成为核定使用商品的通用名称,应当遵循整体判断原则。如果诉争商标因为包含其他显著部分而在整体上能够发挥识别商品来源的作用,则不应因其同时包含核定使用商品的通用名称,而予以撤销。反之,如果诉争商标中除核定使用商品的通用名称外,还包含其他部分,但该其他部分的加入并不能使得诉争商标整体上具备显著特征,则应予撤销。
争议焦点(三):注册商标因成为其核定使用商品的通用名称而被撤销是否仅考虑商标权利人自身原因造成的通用化,是否以商标权利人在这一过程中存在主观过错为前提
法院观点:注册商标通用化常出现在新类型商品的商标上或者在一类商品上有较高市场占有率的商标上。当相关公众难以简洁描述新类型商品时,该类型商品上最早出现的商标或者最具影响力的品牌,可能会被用来直接指代该类型商品,特别是当这枚商标足够简洁的时候。当一个品牌在一类商品上占有绝对市场优势时,亦可能造成相关公众直接用品牌来指代商品的情况。如果一枚商标具有一定的描述性或暗示性,但因尚未达到缺乏显著特征的程度而获准注册,则通用化的风险会大于其他商标。
注册商标通用化的过程往往伴随着商标权利人的不规范使用行为或者其他经营者未经许可的使用行为。如果商标权利人自身将注册商标作为商品名称使用,因使用规模较大从而产生注册商标通用化的后果,此种情形下,由其承担注册商标被撤销的法律后果并无争议。如果商标权利人自身积极适当使用注册商标,但由于其他主体将其注册商标作为商品名称使用以及社会公众的原因,最终产生注册商标通用化的后果,此种情形下,应否由商标权利人承担注册商标被撤销的法律后果,有一定争议。
特别是,某些情形中,商标权利人并未放任其他主体将其注册商标作为商品名称使用,而是积极采取适当措施予以制止,商标权利人不存在主观过错,但客观上未能阻止注册商标被通用化的,应否承担注册商标被撤销的法律后果,亦有争议。
对此法院认为,首先,商标法之所以规定注册商标成为核定商品的通用名称后应当予以撤销,根本原因是此时注册商标已无法再发挥商标应当具备的区分商品来源的功能,消费者认牌购物的基本需求无法得到保障,其他经营者自由使用公共标志的正当权利可能受到阻碍,而非出于对商标权利人未能有效维护注册商标的惩罚。因此,它更关注的是通用化的后果是否形成,而非通用化形成的原因以及商标权利人在阻止通用化的过程中的努力。商标权利人的行为一定会影响通用化的进程和结果,但通用化的结果一旦形成,当相关公众普遍认为该注册商标指代了一类商品,则注册商标理应被撤销。
另外,如果注册商标已经成为核定商品的通用名称,但因系其他经营者和社会公众的原因而造成,或者因商标权利人无过错而继续维持商标权有效,则难免增加社会成本。一是增加消费者的搜索和辨识成本。当一个标志有时指向具体的商品提供者,有时指向一类商品的名称,会增加消费者的选择成本。二是增加其他经营者的表达成本、沟通成本和维权成本。其他经营者如果放弃使用通用名称来描述商品,可能会增大表达的难度,也会增加其与消费者之间的沟通成本。而其他经营者如果继续使用通用名称来描述商品,在商标权有效的情况下,可能会有被指控侵权的风险,虽然其他经营者可以正当使用抗辩为由排除侵权责任,但在这一过程中,一定会有时间、精力、金钱的投入。三是公权力机关处理纠纷的成本。不管是通过行政渠道维权还是司法渠道维权,都会产生不小的社会成本。而上述成本的投入所换来的,更多只是注册商标在形式上的有效。
因此,对于注册商标因通用化而失权这一制度设计来说,不仅仅考虑商标权利人自身原因造成的通用化,不以商标权利人在通用化的过程中存在主观过错为前提,更为合理。
综上所述,鉴于诉争商标已成为咖啡类商品的通用名称,故应在其核定使用的“咖啡、咖啡调味香料(调味品)、加奶咖啡饮料、做咖啡代用品的植物制剂”商品上予以撤销。