平面商标立体化使用是否构成商标侵权，应以判定成立“商标性使用”为前提，之后再对平面商标与立体使用商品是否构成相同或近似存在混淆可能性进行判定。即在平面商标的实际使用方式可以被识别为立体的商标性使用，起到了区分和识别功能时，才能够进一步去判断其他的立体使用是否构成商标侵权。

案号：（2017）京0108民初43926号

案情简介：

原告全星有限合伙公司（ALL STAR C．V．）（以下简称全星公司）是CONVERSE/匡威品牌在中国的合法商标持有人，对第7182194号图形商标（以下简称涉案商标）依法享有注册商标专用权。全星公司发现被告北京福源诺诚商贸有限公司（以下简称福源诺诚公司）未经许可，在天猫商城网店销售、宣传推广与原告注册商标近似的鞋产品，极易造成消费者的混淆和误认。故以商标侵权为由诉至法院。

争议焦点及法院观点：

一、被告使用被控侵权标识的行为构成商标意义上的使用行为。

从通常情况下，商标用于商品体现为商标贴附于商品之上，从而将商品与商标进行了物理上的分离，而本案的特殊之处在于鞋形商标覆盖了鞋商品一个侧面，使鞋形商标看似与鞋商品本身难以分离。因此本案并非简单判定某种标识是否为商标，而是判断将他人的平面注册商标用作商品外形的立体化使用行为是否为商标意义上的使用行为。

首先，从商标的本质理解商标意义上的使用。商标是商品或服务的提供者为了将自己的商品或服务与他人提供的同种或类似商品或服务相区别而使用的标记，即商标是标识和区分商品来源的符号。我国商标法对能够作为商标申请注册的标识，着眼于能够“与他人的商品区别开”这一特征，无论是文字商标、图形商标、三维标志、颜色等商标，其价值体现于对商品或者服务的区分和识别所起到的功能。因此，商标是一种能够指示商品或者服务来源，起到区分作用的符号。该“符号”应是其能指、所指和对象的三元结构总和，即应使相关公众在视觉上感知到某一“符号”时能产生对相应商品或服务的联想。商标的最终价值来源于商业活动，故不应将商标这一“标识”单纯理解为“贴附之物”，应抽象地理解法律保护的是商标作为符号的识别来源之功能。

其次，在商标标识与商品难以物理分离的情况下，应以能够识别商品来源判定某种标识的使用行为系商标性使用。《中华人民共和国商标法》第四十八条所称的“使用”行为将商标限定为“用于”商品中，而非要求必须物理分离，因此商标的使用不以商标标识和商品能否物理分离为必要条件。将平面商标立体化使用在某种商品上时，其本质上是将商标标识包含的二维形状、主要要素及其结合完整呈现在该商品上，并未改变商标标识本身，也未改变商标标识所起到的识别来源之功能。该商标标识所承载的识别来源的功能价值，扩展至该商标标识所覆盖的商品之中，从而使消费者在购买相关商品或享受相关服务时，能够自然联想至该商品或者服务的来源，即已实现了上述条款中所规定的商标使用的目的。可见，“贴附”只是商标使用的一种形式，并不是唯一形式，商标标识的使用应以能否达到识别商品或者服务来源的功能为准。只要能够实现商标之功能价值，即使看似无法从物理上对商标标识与商品进行区分，亦不影响对商标使用之判断。

再次，商标的使用人主观意图是发挥商标标识的识别功能。某种标识可能具有美学功能、实用功能、识别功能等，不能因某一标识具有美学功能、实用功能即作出否定其识别功能的结论，应当从商标使用人的主观意图判定，即商标的使用人有将该标识作为商标使用的意图，其主动地体现该标识识别来源的作用，具有发挥该标识识别来源、区分商品或者服务之意思表示。反之，如使用人仅为一般功能性或者为表现美感而使用某一标识，相关公众难以据此知晓该商品或者服务的来源，也就无法体现该标识的商标功能，此种使用方式不应认定为商标意义上的使用。

第四，相关公众认知其为商标标识的使用。相关公众在看到某一标识时，能够将该标识与商品或服务及其来源进行联想，也就是说对商标标识的该种使用方式已经将商标标识、商品或服务、商品或服务的来源方有机联系在一起，发挥了商标的功能性作用，该“使用”为商标意义上的使用。

最后，排除商标的合理使用。判定商标意义上的使用，还应当排除商标的合理使用行为，具体包含如下情况：

1、指示性使用，即在商业活动中，使用者为了说明有关的真实信息，在商品或服务上使用他人的商标的行为；

2、描述性使用，我国商标法中规定的注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有的地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用，以及对于三维标志注册商标中含有的商品自身的性质产生的形状、为获得技术效果而需有的商品形状或者使商品具有实质性价值的形状，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用；

3、其他合理使用的情况。

综上，将平面商标立体化的使用在商品上的行为是否为商标意义上的使用行为，不应一概而论，应当从商标的功能价值上考量，结合商标使用人的主观意图、相关公众对此的认知综合判定，还应当排除商标的正当使用的情况。

具体到本案，在判定被告对涉案商标的使用行为是否为商标意义上的使用行为时应当综合考虑如下因素：

第一，本案中，全星公司鞋产品的侧面与涉案商标的表现形式一致，据此主张自己对涉案商标进行了商标意义上的使用。该问题分为两个层面，首先，全星公司对涉案商标使用上的主观意图，从全星公司提交的证据来看，其在宣传、推广中将该鞋款的侧面拍照进行突出的展示，使涉案鞋款自其产生之日起就具有了较高的指示来源之用途，全星公司在多个广告宣传中对该侧面的产生、圆形图标的来源等进行了介绍，其目的在于使涉案鞋款的该侧面产生与其他商品进行区分的作用，因此其主观意图是作为商标使用；其次，如果商品自身性质决定了其必须使用涉案鞋款的侧面、或者涉案鞋款的侧面为必须达到的技术效果、或者该侧面使涉案鞋款具有实质性的功能性价值，那么为了避免对某一权利人对某功能的专有造成的垄断，商标法将不再对其进行保护。但是，本案中，涉案鞋款为帆布鞋，涉案鞋款的该侧面并非使帆布鞋具有实质性价值的基本技术特征，同行业竞争者亦不是必须使用该侧面才能进行自由平等的竞争，原告对涉案鞋款的宣传中，未对涉案鞋款的该侧面进行功能性或者美学意义上的宣传和使用。因此，原告对涉案商标的使用构成商标意义上的使用，且涉案商标是原告涉案鞋款自生产以来最能起到识别来源作用的商标之一。

第二，原告的公证保全证据中，被告在其销售被控侵权商品的网页中使用了“赛匡威”“可媲美知名品牌某威的品质”等宣传语，可见，被告在销售涉案被控侵权商品时应当知晓原告的涉案鞋款，更应当对涉案鞋款起到明显指示和识别来源作用的商标知晓，被告的使用行为主观上具有恶意，不符合商标法中规定的商标的正当使用行为。

第三，涉案商标经生效判决确认其并非其核定使用的“鞋”等商品的通用形状，可以起到区分商品来源的作用，具有商标的显著特征。涉案商标与涉案鞋产品相结合并在市场上进行了大量的使用，使消费者将涉案商标与指定商品的来源相联系。因此，消费者已经对涉案鞋款的该侧面认知为商标意义上的使用行为。

综上，法院确认原告使用被控侵权标识的行为构成商标意义上的使用行为。

二、被告的行为侵犯了原告依法享有的注册商标专用权。

《中华人民共和国商标法》第五十七条规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的，属于侵犯注册商标专用权的行为。

经法院当庭比对，涉案商标与被控侵权标识在整体外观上基本一致，均为鞋图形，给消费者的视觉冲击一致；从主要要素的比对上来看，被控侵权标识主要构成要素中除了圆形图案中的文字及图形与原告注册商标不一致外，其余要素均一致。被控侵权标识的圆形图案中文字为“XDJNSPORTSHOES”加中间有两颗小星星，一颗大星形加半圆形的图案；从主要要素的组合比对来看，各要素在整个标识中的位置一致、圆形图案中的字母分布构图设计一致、从设计比例上看，两者基本一致。

可见，鞋型外观、两个圆孔及圆形图案处于显著位置，而两者不同的仅为圆形图案中的字母，但该字母所占比例极小，对整体视觉效果影响极小，故原告的注册商标与被告的被控侵权标识近似。

全星公司的涉案商标与被控侵权标识构成近似，福源诺诚公司销售的被控侵权商品为帆布鞋，原告的涉案商标核定使用商品包括鞋等，两者属于相同商品。

综上，福源诺诚公司在相同类别上使用与全星公司近似商标的行为，极易导致消费者对商品的来源产生混淆或误认，该行为侵害了全星公司涉案注册商标专用权，应当承担相应的法律责任。