在先使用抗辩成立需同时符合：被诉标识在商标注册人申请商标注册前已经使用；使用人先于商标注册人使用被诉标识；在先使用的未注册商标在商标注册人申请商标注册前已经具有一定影响；使用人仅能在“原使用范围”内使用。

判断被诉标识的使用是否仍在在先使用标识“原有范围”内使用应结合个案的实际情况，从使用主体、被诉侵权标识与在先使用标识的差异情况、服务范围、商誉所及的地域范围等因素进行综合考量。

案号：（2020）京0105民初7363号

案情简介：

原告北京爱姆斯建筑设计咨询有限公司（以下简称原告）系第7723519号、第7723562号“MCM”文字商标权利人。

原告发现被告乐米（北京）国际建筑规划设计有限公司（以下简称被告）在员工名片、宣传册、经营场所、微信公众号、手提袋以及信封、设计师变更函以及付款申请上突出使用包含“MCM”的标识，属于商标意义上的使用行为。被告使用的上述商标核心识别部分为“MCM”文字，与原告的涉案商标构成相同或近似商标。被诉标识使用的范围与涉案商标核定使用的服务项目相同或类似。属于商标侵权行为。被告则抗辩其使用被诉标识属于在先使用，不构成侵权。

争议焦点及法院观点：被诉标识是否属于在先使用，是否构成商标侵权

《商标法》第五十九条第三款规定，商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。

依据《商标法》第五十九条第三款的规定，在先使用抗辩成立需同时符合以下要件：

1.被诉标识在商标注册人申请商标注册前已经使用；

2.使用人先于商标注册人使用被诉标识；

3.在先使用的未注册商标在商标注册人申请商标注册前已经具有一定影响；

4.使用人仅能在“原使用范围”内使用。

（一）被告在涉案商标“申请日”之前是否存在在先使用行为。

本案中，原告最早申请的第7723519号、第7723562号“MCM”文字商标申请日为2009年9月24日，在此之前，被告母公司早在1985年9月1日即在美国加利福尼亚州将“MCMGROUPINTERNATIONAL”登记注册为公司名称，商业字号即为“MCMGROUP”，业务类型即为建筑设计。且“MCM”为被告母公司总裁MICHAELC.MITCHELL先生的名字首字母简称。其次，根据在案证据显示，被告母公司至少自2008年年初开始即为中国相关公众提供过服务，包括为中国各地区的行政机关、建筑规划设计院、文化旅游公司、房地产公司等相关公众提供过建筑设计、景观设计等相关设计咨询服务，并在服务过程中将“MCM GROUP”、“MCM GROUP INTERNATIONAL”进行商标性使用。被告母公司还在中国参加了“2008年知名景观企业优秀设计作品全国巡回展”“2009年中国可持续建筑国际大会”等在全国性以及国际性上有一定影响力的展会，并且在参展的系列互动活动的演讲PPT上、展台的宣传展板上将“MCM GROUP”作为商业标识使用。被告母公司还在其总裁MICHAELC.MITCHELL先生受邀参加的各种相关活动中将“MCM GROUP”作为商业标识使用。此外，被告母公司于1996年4月25日就已登记注册了mcmgroup.com域名，开办了www.mcmgroup.com网站，该域名的核心识别部分即为“mcm”，且原告提交的被告母公司网站打印件也显示被告母公司在其网站中将上述名称作为商业标识使用。

法院认为以上证据足以证明，在涉案“MCM”文字商标的申请日之前，被告母公司至少自2008年2月5日起，在建筑设计、景观设计等相关设计咨询服务上在先使用了“MCM GROUP”、“MCM GROUP INTERNATIONAL”未注册商标。

被告母公司在先使用的未注册商标，其中“group international”为“国际集团”之意，系企业组织形式，上述在先使用商标核心识别部分为“MCM”，因此，被告母公司在先使用了“MCM”未注册商标。且相关公众已经将“MCM”与被告母公司建立了稳定对应关系。

（二）被诉标识在原告申请注册涉案“MCM”文字商标时是否具有一定影响

在涉案“MCM”文字商标申请注册前，被告母公司即已为全国十余个城市的相关公众提供过建筑设计、景观设计等相关设计服务；作为全国知名景观企业参加了由北京大学景观设计学研究院主办的“2008年知名景观企业优秀设计作品全国巡回展”，上述巡回展在全国二十个以上城市巡展，相关媒体对上述巡回展进行了宣传报道；参加了“2009年中国可持续建筑国际大会”，并在展台宣传展板中将“MCM GROUP”作为商标标识使用；“景观中国”“中国水网”“中国广播网”等相关专业网络媒体以及《Domus国际中文版》专业杂志对被告母公司在中国参与的项目进行了网络宣传报道，相关媒体直接简称被告母公司为“MCM”、“MCM公司”等。

在涉案“MCM”文字商标申请注册前，被告母公司即已获得北京大学景观设计学研究院授予的2009-2010年度《景观设计学》杂志理事单位荣誉。被告母公司设计的“5.12地震遗址公园概念性设计方案”在全球征集活动中获得四川省什邡市风景旅游协会颁发的“优秀奖”的荣誉。

综上，法院认为，在涉案“MCM”文字商标申请注册前，被告母公司已经通过其自身努力，在建筑设计、景观设计等相关设计咨询领域，使其使用的未注册商标，在全国范围内具有一定影响。

（三）原告使用“MCM”商标的时间是否早于被告母公司使用被诉标识的时间。

原告提交的在先使用证据，在该商标之后均载有“MUSSON CATTELL MACKEY PARTNERSHIPARCHITECTS DESIGNERS PLANNERS”字样。根据原告提交的Musson CattellMackey合伙建筑规划设计事务所（MCM）作为（乙方）与天津市海河建设发展投资有限公司（作为甲方）于2003年12月4日签署的《天津海河景观设计合同》的证据，与原告主张其在先使用的证据使用方式一致。故上述证据仅能证明该商标系Musson Cattell Mackey合伙建筑规划设计事务所的使用，指示的商品或服务来源为Musson Cattell Mackey合伙建筑规划设计事务所，并且原告的使用行为。

（四）被告对被诉标识的使用是否属于在“原有范围”内使用

判断被诉标识的使用是否仍在在先使用标识“原有范围”内使用应结合个案的实际情况，从使用主体、被诉侵权标识与在先使用标识的差异情况、服务范围、商誉所及的地域范围等因素进行综合考量。

关于被告是否可以援引在先使用抗辩，法院认为，《商标法》第五十九条第三款的规定目的在于保护在先在市场上已经使用并具有一定影响但未注册的商标权利人的利益，该保护应是实质性保护，只要使用人对被诉标识的使用对商标注册人的利益没有造成不合理的影响，即应当认定属于原使用范围。

本案中，被告成立时间虽然晚于原告涉案文字商标申请日，但早于涉案文字商标初审公告日，因初审公告之前的商标申请信息并不公示，被告母公司在中国设立全资子公司即被告时并不知晓被告申请注册了涉案文字商标，被告母公司并不具有通过设立全资子公司的形式蚕食注册商标权人利益的意图。被告与被告母公司两者虽然属于独立的法人主体，但被告是被告母公司在中国投资设立的全资子公司，被告母公司在中国设立被告的目的即是为了通过被告为中国的相关公众提供建筑设计、景观设计等相关设计咨询服务，因此被告在开展经营过程中必然会使用被告母公司在先使用的未注册商标。被告作为被告母公司在中国的全资子公司，被告母公司系被告的唯一股东，被告的所有经营活动均由被告母公司决策，实质贯彻的是被告母公司意志，故被告的使用只要未超出被告母公司在先使用的“原有范围”，就未给注册商标专用权造成不合理的影响，被告可以援引在先使用抗辩。

关于被告使用的被诉标识及服务的范围，本案中，被告使用的商标起识别作用的仅为“MCM”与被告母公司在先使用的商标相同，且使用的服务范围与被告母公司在先使用的服务范围并无不同，故被告使用的被诉商标及服务仍在原商标及服务范围内。且被告母公司在涉案注册商标申请日之前已在全国范围内具有一定影响的事实，原告无权禁止被告在建筑设计、景观设计等相关设计咨询领域商标性使用被诉标识。

综上，法院驳回原告北京爱姆斯建筑设计咨询有限公司全部诉讼请求。