【百一通讯】专利被无效时,可对行政处罚诉讼“先行裁驳、另行起诉”
裁判要旨
一、专利行政执法机关基于有效专利权作出行政处理决定,在之后的行政诉讼过程中,该专利被宣告无效,且专利权人已就无效决定提起行政诉讼的,法院在审理过程中经综合考量专利权人及行政相对人的利益平衡,可以参照专利侵权民事诉讼“先行裁驳、另行起诉”的精神,先行撤销行政处理决定。
二、行政诉讼阶段,如何解决无效宣告决定对涉案行政处理决定的影响,即究竟是选择维持还是撤销涉案行政处理决定,抑或中止诉讼,应当考虑行政执法和行政诉讼的基本原则和基本价值取向。
案情简述
2014年9月4日,无锡市红光标牌有限公司(以下简称红光公司)向国家知识产权局提出一项名为“滚筒洗衣机平衡块模具”的实用新型专利权申请,并于2015年1月7日获得授权。2016年4月,其以江阴澄华投资发展有限公司(以下简称澄华公司)擅自制造侵犯涉案专利的模具用于制造产品,并进行大规模生产为由,向无锡市知识产权局提交专利侵权纠纷处理请求,请求责令澄华公司立即停止侵权行为,销毁所有侵权产品并赔偿经济损失500万元。
红光公司主张以涉案专利权利要求1作为其保护范围,但澄华公司对此提出先用权抗辩。
2016年7月29日,无锡市知识产权局作出锡知(2016)纠字12号专利侵权纠纷处理决定,认定被控侵权模具落入涉案专利的保护范围,同时以澄华公司提交的证据不足为由,对其先用权抗辩不予支持。据此决定责令澄华公司立即停止侵权行为,停止使用侵权产品。
澄华公司不服此行政处理决定并依法提起诉讼。其在一审中诉称:
1、该公司提交的两份专利文献中,其中ZL00262290.4号“水泥栏杆模具”实用新型专利说明书公开了涉案专利权利要求1的全部技术特征,且该专利申请日早于涉案专利申请日。
2、红光公司以与涉案专利相同的技术方案申请发明专利,在申请过程中因未在规定的答复期限内提出表明该申请具有创造性的充分理由,该申请被视为撤回。
据此请求撤销无锡市知识产权局锡知(2016)纠字12号专利侵权纠纷处理决定。
对此无锡市知识产权局一审辩称其对澄华公司作出的决定证据充分,适用法律正确,行政行为程序合法,且其坚持认为澄华公司提供的证据不能证明其实施技术属于现有技术。因此请求依法驳回澄华公司的诉讼请求。第三人红光公司同意此观点。
同时在一审诉讼中,澄华公司向国家知识产权局专利复审委员会(以下简称专利复审委)提出涉案专利无效宣告请求。2016年12月27日,专利复审委作出第30975号无效宣告请求审查决定书,宣告涉案专利全部无效。
一审裁判结果及理由
一审法院认为无锡市知识产权局在作出涉案行政处理决定时虽有一定的事实和法律依据,但鉴于涉案专利权已被宣告无效,该情形对于涉案行政处理决定具有追溯力,故最终判决撤销无锡市知识产权局作出的锡知(2016)纠字12号专利侵权纠纷处理决定。
此判决结果主要基于以下理由:
1、虽然无锡市知识产权局作出涉案行政决定时,涉案专利权尚处于有效状态,但涉案专利权在一审审理过程中被宣告无效,宣告无效的专利权视为自始即不存在。
2、根据《中华人民共和国专利法》第四十七条第二款的规定,对于专利侵权纠纷处理决定而言,无效宣告决定仅对已履行或者强制执行的相关处理决定不具有追溯力。因涉案行政处理决定作出后,澄华公司在决定书规定的期限内提出行政诉讼,所以该行政决定并未生效,故涉案专利无效宣告决定对于涉案行政行为具有追溯力。
3、虽然红光公司仍可对涉案无效宣告决定在法律规定的期限内向北京知识产权法院提起行政诉讼,要求撤销该决定。但鉴于其目前已不能主张涉案专利权,而涉案行政处理决定系在涉案专利权合法有效及红光公司据此提出请求的基础上而作出的,因此涉案无效宣告决定必然影响到涉案行政处理决定的有效性。
二审判决分析
无锡市知识产权局在二审中主要提出以下两点理由,并据此请求依法撤销一审判决,维持涉案行政处理决定:
1、其在作出涉案行政处理决定的过程中,澄华公司未告知其向专利复审委提起涉案专利无效宣告程序并提出中止处理的请求,且涉案专利处于有效的法律状态,上诉人依据合法有效的涉案专利进行行政裁决。
2、尽管专利复审委作出了宣告涉案专利权无效的决定,但红光公司已向北京知识产权法院提起行政诉讼,要求撤销该决定,该无效宣告决定并未生效。
二审法院对以上理由并未予以支持且最终决定驳回上诉,维持原判。
针对本案中最大的争议焦点即是否撤销涉案行政处理决定,二审法院给出了以下几点意见
1、由于我国专利法规定了“民行二元分立”的诉讼架构,由此导致专利侵权民事纠纷案件循环诉讼,审理周期较长的情况较为突出。为了平衡双方当事人的利益关系,提高专利侵权诉讼的审理效率,尽可能缓解专利诉讼审理周期较长对当事人的不利影响,《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》对此问题做出了相关规定。
该司法解释第二条规定了专利侵权民事诉讼中“先行裁驳、另行起诉”的制度,即在专利复审委作出宣告专利权无效的决定之后,审理专利侵权纠纷的法院可以从程序上裁定驳回起诉,无需等待行政诉讼的最终结果,并通过“另行起诉”给权利人以司法救济途径。
2、尽管无锡市知识产权局在进行行政处理的过程中,基于当时合法有效的涉案专利权作出的行政处理决定并无不当。但考虑到本案在一审诉讼过程中,专利复审委于宣告涉案专利全部无效,虽然红光公司对于该无效宣告决定已经提起行政诉讼,但涉案专利目前处于不稳定状态是客观事实。
在此前提下,若维持涉案行政处理决定有效,责令澄华公司停止侵权行为等,那么一旦涉案专利最终被确认无效,则可能对澄华公司造成难以弥补的损失。若中止诉讼,鉴于专利确权程序行政诉讼周期漫长,随之带来较长的等待时间仍有可能不当加重涉案行政处理决定对澄华公司的影响。
综合考虑专利权人及行政相对人的利益平衡,二审法院认为在本案中参照专利侵权民事诉讼中“先行裁驳、另行起诉”的精神,撤销涉案行政处理决定更为妥当与适宜。如果经过司法审查程序涉案专利权最终被确认有效,红光公司仍可以依法主张权利,寻求相应的救济包括行政救济、司法救济,或与澄华公司协商解决争议。