【百一案评】“米兰”商标经使用获得地名外“第二含义”可予维持
诉争商标系为简体文字“米兰”,且核定使用服务包括摄影、录像带录制等,考虑到“米兰”为我国花卉名称的事实,故米兰婚纱摄影公司注册诉争商标主观意图上不足以证明具有攀附意大利米兰城市的恶意。诉争商标经过使用宣传,已经能够为我国公众认知与米兰婚纱摄影公司形成稳定对应关系,进而获得了地名以外的“第二含义”,不会导致认为上述服务来源于意大利米兰城市或存在特定联系。
案号:(2021)京行终6471号
案情简介:
原告:江西米兰婚纱摄影有限责任公司(简称米兰婚纱摄影公司)/被告:国家知识产权局/第三人:许凤。
诉争商标第7966421号“米兰”商标于2010年在第41类“摄影”等服务上申请注册,后成为米兰婚纱摄影公司的主商标,经过多年宣传使用,已为广大消费者所熟知。2019年,许某以诉争商标与意大利知名城市“米兰”同名为由,根据《商标法》第10条第2款规定,对诉争商标提出无效宣告请求。
国知局裁定认为,《商标法》第10条第2款为禁用条款,米兰婚纱摄影公司的使用证据不能成为诉争商标维持注册的当然依据。诉争商标“米兰”一般指向意大利知名城市“米兰”,属于公众知晓的外国地名,且诉争商标无其他构成要素,未形成除地名外的其他含义,应对诉争商标予以无效宣告。
原告不服,提起诉讼。
争议焦点与法院观点:
诉争商标是否应予以无效。
一审中,法院认为:
诉争商标为“米兰”文字商标。米兰为意大利一知名城市名称,属于公众知晓的外国地名。根据米兰婚纱摄影公司提交的证据,虽然“米兰”也是花卉名称,但显然“米兰”作为意大利城市名称这一含义是公众更为熟知的含义。诉争商标整体无其他构成要素,未形成除地名以外的其他含义。米兰婚纱摄影公司将“米兰”注册为诉争商标,已违反2001年商标法第十条第二款的规定。
2001年商标法第十条为商标禁止使用的绝对条款,诉争商标不能通过使用而获得可注册性,从而维持诉争商标的注册。诉争商标亦不能因米兰婚纱摄影公司在先注册有其他商标,而获得延续性注册。因此,对米兰婚纱摄影公司的该主张不予支持。
判决:驳回诉请。
米兰婚纱摄影公司不服上诉。
二审中:
米兰婚纱摄影公司上诉理由为:
1. “米兰”并非唯一指向意大利城市“米兰”,其在我国亦被指代为花卉的名称,若一个词汇本身含有强于区别于地名的其他含义指向,基于其显著性作为商标进行注册时,未违反地名禁注条款。
2. 诉争商标于2012年获准注册,是米兰婚纱摄影公司1999年注册的“米蘭”商标的延续和核心商标,并经米兰婚纱摄影公司多年在婚纱摄影服务上的使用已经与该公司形成稳定对应关系,尤其是2011年“米蘭”商标被认定为江西省著名商标,已经形成区别于地名的第二含义。
3. 2001年商标法第十条第二款从立法本意上是为了避免因商标的地名因素导致其在指定商品上缺乏显著性或具有欺骗性,但本案并不属于上述情形。
法院认为:
本案中,涉案诉争商标由文字“米兰”构成,虽然“米兰”为花卉名称,但是其作为意大利城市名称的含义更为我国公众所熟知。2001年商标法第十条第二款所规定的“地名具有其他含义”知悉程度不应明显低于公众对其地名本身含义的认知,在案证据尚不足以证明诉争商标本身固有含义符合上述规定的情形。
根据米兰婚纱摄影公司在原审诉讼中提交的证据,足以证明自1994年米兰婚纱摄影机构成立,“米兰”商标使用宣传在婚纱摄影等相关服务上,目前已经覆盖江西、湖南、海南、江苏、广东、安徽、山东、四川等多个省份,涉及直营店及加盟店共计100余家,2012年至2019年主营业务收入年均超过6000余万元,广告覆盖各大网络平台及部分广播电视台等,并被多家报刊媒体进行报道,曾在2011年和2014年二次荣获江西省著名商标,在“婚纱摄影”服务上具有较高知名度。
而且,在多起民事诉讼和行政裁决中诉争商标均存在受保护的记录。同时,综合考虑米兰婚纱摄影公司早在1999年2月14日即获准在摄影、录像带录制服务上取得“米蘭”注册商标专用权,并使用至今,涉案诉争商标系为简体文字“米兰”,且核定使用服务包括摄影、录像带录制等,而且考虑到“米兰”为我国花卉名称的事实,故米兰婚纱摄影公司注册诉争商标主观意图上不足以证明具有攀附意大利米兰城市的恶意,在案证据亦未证明其在实际使用中具有攀附意图。
基于上述证据,足以证明诉争商标在其核定使用的“摄影报道;摄影;微缩摄影;录像带录制;录像带制作;舞台布景出租;节目制作;数字成像服务”上经过使用宣传,已经能够为我国公众认知与米兰婚纱摄影公司形成稳定对应关系,进而获得了地名以外的“第二含义”,不会导致认为上述服务来源于意大利米兰城市或存在特定联系。
判决:国知局重新决定。