在定牌加工关系中，境内加工方在产品上标注商标的行为形式上虽由加工方所实施，但实质上商标真正的使用者仍为境外委托方。故法院认定，涉外定牌加工情形下在产品上贴附标志的行为不能被认定为商标意义上的使用行为。

案号：（2023）沪73民终475号

案情简介：

原告：福州亚玛机电有限公司（以下简称“亚玛机电”）/被告：重庆神驰进出口贸易有限公司（以下简称“神驰公司”）

亚玛机电是第10886272号“PREDATOR”商标权人，该商标核定使用商品第7类，包括发电机组、紧急发电机。该商标于2012年5月申请，2013年9月14日核准注册。

Harbor公司系美国“PREDATOR”商标权人，该商标核定使用商品为第7类，核定使用商品为Gas operated power generators。2021年3月20日，神驰公司向上海洋山海关申报出口1台汽油发电机组至美国，商品上标有“PREDATOR”标识，境外收货人为Harbor公司。3月22日洋山海关向亚玛机电出具《确认知识产权侵权状况通知书》，3月25日亚玛机电提出扣留申请，6月24日洋山海关出具《扣留侵权嫌疑货物通知书》，对神驰公司出口的上述发电机组予以扣留。8月4日，洋山海关作出《进出口货物知识产权状况通知书》，不能认定上述货物是否侵犯亚玛机电相关知识产权。亚玛机电遂诉诸法院。

争议焦点及法院观点：

本案中的主要争议在于：定牌加工案件中受托方使用商标的行为是否构成商标侵权。

法院审理后认为：

关于定牌加工案件中受托方使用商标的行为是否构成商标性使用行为存在很大争议，被诉行为是否构成商标性使用行为只是侵权判断的要件之一，如果有证据证明被诉行为不满足其他的商标侵权构成要件，则即可认定该行为不构成商标侵权，无需再行判断是否构成商标性使用行为。

对注册商标专用权造成损害是商标侵权行为的构成要件，商标法五十七条第一项规定的“双相同”立法虽不要求产生混淆结果，但不意味着此类行为在不产生混淆效果的情况下，不会对注册商标专用权造成损害。即使在相同商品上使用相同商标的行为不产生混淆，该行为也损害了法律预留给商标权人的相应权利，对注册商标固有的禁用权造成了损害。

基于商标法的地域性原则，涉外定牌加工行为是否损害注册商标专用权，应以我国地域为限进行判断。从本质上讲，注册商标固有禁用权仍是来源于商标的识别功能。因此，涉外定牌加工的商品全部销往境外，并不会使得尚未实际使用的注册商标在未来使用时不能有效发挥识别功能，法院认为涉外定牌加工行为原则上不会对国内注册商标专用权产生损害。传统的商标权地域性原则面临着需要适度拓展的需求，例如国内商标权人的商标在加工商品销售目的国已经产生了识别商品来源的功能，即出现了商誉溢出的现象，此时可能需要对商标地域性原则进行适度的法政策调整。

随着全球贸易的不断发展，理论上所有出口的商品均有回流国内的可能性。在涉外定牌加工商标侵权案件中，“商品回流”问题是否影响侵权认定，应当在有效保护国内商标权人合法权益与促进国际贸易发展之间进行利益平衡，针对不同类型的商品回流进行个案认定。实践中，出口商品回流国内主要有三种情形。就本案而言，涉案商品为一台样机，且无证据显示神驰公司在国内销售过该商品，而样机本身再次回流的可能性是微乎其微的，其不会对上诉人注册商标专用权造成损害，故该行为不构成商标侵权。反之，如果认定被诉行为构成商标侵权，则会导致当事人间的利益失衡，并阻碍正常的加工产业的发展。