【百一案评】恶意囤积商标并诉讼不应得到法律保护 ——最高院改判优衣库商标案
案件启示
1、一审二审法院虽认可商标侵权,但被申请人(一审原告)并无实际使用涉案注册商标的意图,而是欲通过诉讼达到将涉案注册商标转让给"优衣库"经营者的目的,从而获取巨额赔偿或商标转让费用,不支持要求申请人(一审被告)的承担赔偿责任的诉讼请求。
2、恶意注册商标并行使权利、扰乱市场正当竞争秩序的行为均属于权利滥用,本案中被申请人的恶意诉讼及主张不应得到法律保护和支持。
3、对于非正常申请行为,可针对涉案商标向商评委提无效宣告,以撤销原生效判决据以认定侵权的权利基础及主要事实依据。
4、商标具有地域性,企业在完成本土注册后,需尽早通过马德里体系进行国际商标注册(或单独进行国际商标注册),尽早进行国际商标布局。
案情简介
广州市指南针会展服务有限公司(以下简称指南针公司)、广州中唯企业管理咨询服务有限公司(以下简称中唯公司)系涉案注册商标的共有人。
优衣库公司与迅销(中国)商贸有限公司(简称迅销公司)系株式会社迅销(优衣库公司股东)在中国设立的子公司,共同经营"优衣库"品牌。
2012年03月14日 中唯公司申请注册第10619071号商并核准注册在第25类商品上。2012年11月3日,株式会社迅销向商标局申请G1133303号商标领土延伸(该商标的优先权日期为2012年8月2日,专用期限为2012年8月13日至2022年8月13日),于2014年4月15日被驳回。2014年3月,指南针公司向优衣库公司、迅销公司发律师函,称在"天猫商城"及各地经营的"优衣库"专卖店销售的涉案商品突出使用G1133303号标识,侵犯了其享有的涉案注册商标专用权,并以此为由分别向全国多家法院提起诉讼。
另查明,中唯公司实际经营的华唯商标转让网以商标转让为主营业务,网站出现过转让涉案注册商标相关信息。在申请人与中唯公司的法定代表人黄雄伟等洽谈涉案注册商标转让事宜中,黄雄伟表示转让价格由8万涨到800万基于其目标是要将该商标作为某日方企业(即"优衣库"经营者)的附属品牌,卖给该企业。
指南针公司、中唯公司分别持有注册商标共计2600余个。
一审判决结果及理由
一审争议焦点主要围绕优衣库公司、优衣库月星店使用G1133303号标识是否侵犯指南针公司、中唯公司涉案注册商标专用权展开。
法院认为指南针公司、中唯公司系涉案注册商标的专用权人,其合法权利应受《商标法》保护,由此判决优衣库公司停止侵权行为。主要基于以下理由:
1、优衣库公司、优衣库月星店未经许可,在互联网宣传中使用了与原告注册商标相同的被诉侵权标识,并销售带有该标识的商品,属于侵害原告注册商标专用权的行为。
2、本案两原告并无实际使用涉案注册商标的意图,而是欲通过诉讼达到将涉案注册商标转让给"优衣库"经营者的目的,从而获取巨额赔偿或商标转让费用。考虑到两被告行为并未给原告造成实际经济损失,且两原告上述诉讼行为明显不符合鼓励商标使用、激活商标资源的原则,而是属于利用注册商标不正当地投机取巧、将注册商标作为索赔的工具,因此一审法院对于要求两被告在本案中承担赔偿责任的诉讼请求,不予支持。
一审判决后,指南针公司、中唯公司、优衣库公司均不服,向二审法院提起上诉。
二审判决结果及理由
二审主要围绕以下争议焦点展开
1、优衣库公司、优衣库月星店对涉案标识的使用是否属于商标性使用。
2、被诉侵权标识与涉案注册标识是否相同或近似。
3、指南针公司、中唯公司是否实际使用了涉案注册商标,优衣库公司、优衣库月星店是否应承担赔偿责任。
指南针公司、中唯公司共同提起上诉并主张:
1、使用还应包括使用意图;
2、其进行的是维权行动,而非欲通过诉讼获取巨额赔偿或商标转让费;
3、因被告行为其涉案注册商标价值遭贬损,应得到损害赔偿。
由此请求撤销一审判决,改判支持其一审诉请或发回重审。
优衣库公司、优衣库月星店主要上诉理由为:
1、被诉侵权标识系用于表明产品特性的文字说明,非识别商品来源的商标;
2、被诉侵权标识与涉案注册商标既不相同也不近似。
由此请求撤销一审判决第一项,改判驳回指南针公司、中唯公司全部诉讼请求。
二审法院认为
1、认同一审法院关于优衣库公司、优衣库月星店对被诉侵权标识属于商标性使用,以及被诉侵权标识与涉案注册标识相同的认定。
2、原告提供的关于其实际使用涉案注册商标的证据材料,均不符合商业活动中使用商标的惯常做法,查明的事实也足以表明其经营模式系注册商标转让牟利,或意图通过诉讼获取赔偿,其本身既无使用的意图,亦未曾实际使用。要求被告停止使用被诉侵权标识,已足以保护其享有的商标权。
因此判决驳回上诉,维持原判。
再审法律意义
迅销公司于2014年4月11日对涉案注册商标提出无效宣告申请。后经一审二审行政诉讼,2018年2月27日商评委重审裁定,对涉案注册商标予以无效宣告。
此后,优衣库公司就本案申请再审:
1.涉案注册商标已被宣告无效,原审生效判决据以认定侵权的权利基础暨主要事实依据被依法撤销,符合法定再审情形。
2.本案二审判决结果与国内其他地区法院的生效判决存在明显区别。被申请人对申请人提出了完全相同的42件诉讼,多数法院认为申请人使用被诉侵权标识的行为,不侵犯被申请人享有的涉案注册商标专用权。
3.即使被申请人权利商标有效,申请人使用的被诉侵权标识也与涉案注册商标不构成相同或近似。整体比对两者在音、形、义上存在差异,不会使相关公众对商品的来源产生混淆。
再审最终撤销一审二审判决,驳回指南针公司、中唯公司全部诉讼请求。
1、诚实信用原则是一切市场活动参与者均应遵循的基本准则,民事诉讼活动同样应当遵循诚实信用原则。任何违背法律目的和精神,以损害他人正当权益为目的,恶意取得并行使权利、扰乱市场正当竞争秩序的行为均属于权利滥用,恶意诉讼及其相关主张不应得到法律的保护和支持。
本案中,指南针公司、中唯公司以不正当方式取得商标权后,目标明确指向优衣库公司,意图将该商标高价转让。在未能成功转让该商标后,又分别以优衣库公司、迅销公司及其各自门店侵害该商标专用权为由,利用其门店众多的特点,形成全国范围内的批量诉讼,主观恶意明显,明显违反诚实信用原则。
最高法院认为二审法院虽然考虑恶意判令不支持其索赔请求,但对其借用司法资源以商标权谋取不正当利益之行为是否属诚实信用行使商标权,未进行全面考虑,应予以纠正。
2、对于非正常申请行为,可针对涉案商标向商评委提无效宣告,以撤销原生效判决据以认定侵权的权利基础及主要事实依据。
本案中优衣库公司就通过对涉案注册商标提无效宣告,并经行政诉讼,最终使得涉案商标在全部商品上被宣告无效,使原审生效判决失去了具以认定侵权的权利基础。
3、新修订《商标法》的四条增加了“不以使用为目的的恶意商标注册申请,应当予以驳回”,以及违反此规定其他单位或者个人可以请求商评审宣告该注册商标无效的条款。以此来规制没有真实使用目的,无正当理由大量囤积商标,谋取不正当利益的恶意商标申请注册行为。囤积倒卖讹诈型的恶意抢注会严重妨碍相关行业正常的竞争秩序,该再审判决用诚实守信原则来规制恶意申请及诉讼行为,与新法修订相呼应,对有效打击此类行为有很强的法律意义。