【百一案评】注册商标损害他人在先域名权益,构成以不正当手段抢注
诉争商标申请人安正公司作为计算机软件服务的同行业经营者,在应知或者明知该商标存在的情况下,未合理避让,仍然在同一种或类似服务上注册与该商标完全相同的诉争商标,主观上难言正当,且客观上容易导致相关公众混淆误认,故诉争商标的注册构成以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。
案号:(2024)最高法行再244号
案情简介:
原告:汇数智通公司/被告:国家知识产权局争议焦点及法院观点:
汇数智通公司的法定代表人王碧某注册了域名“datafocus.ai”,并授权汇数智通公司使用。该域名指向的网站所示内容涉及数据分析、软件应用等,所涉服务与诉争商标核定使用的“计算机编程;计算机软件设计;计算机软件维护”等服务在服务的目的、内容、对象等方面存在关联联系,构成类似服务。
汇数智通公司发现安正公司抢先注册了DataFocus商标,故向国家知识产权局提出无效申请,国家知识产权局于2021年3月25日作出裁定:诉争商标的注册未违反商标法的规定,裁定:诉争商标予以维持。汇数智通公司不服上述无效宣告请求裁定,向法院提起诉讼,一审、二审均判决驳回汇数智通公司诉讼请求。汇数智通公司不服前述判决,向最高院申请再审,最高院于2024年6月20日作出(2024)最高法行申238号行政裁定,提审本案。
争议焦点及法院观点:
本案中的主要争议在于:诉争商标的注册是否损害他人现有的在先权利。
法院审理后认为:
《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》(以下简称商标授权确权司法解释)第十八条规定:“商标法第三十二条规定的在先权利,包括当事人在诉争商标申请日之前享有的民事权利或者其他应予保护的合法权益。诉争商标核准注册时在先权利已不存在的,不影响诉争商标的注册。”根据该规定,从时间节点上看,“在先权利”应在诉争商标申请日之前享有,且在诉争商标核准注册时仍然存在;从范围上看,“在先权利”包括“民事权利”和“其他应予保护的合法权益”。因此,诉争商标申请日前当事人合法享有的民事权益应受保护。
域名作为商标法第三十二条规定的在先民事权益,只有当该域名注册在先并具有一定知名度,相关公众才能将该域名与特定的商品或服务建立一定的联系。在此基础上,如果域名对应的商品或服务与诉争商标核定使用的商品与服务构成类似,并且标识近似,才可能导致相关公众对商品或服务的来源产生混淆,因此,只有当域名满足下列条件时,才能作为在先权利获得商标法的保护:一是域名的注册时间早于诉争商标申请注册的时间;二是域名具有一定的知名度;三是域名和诉争商标标识构成相同或近似;四是域名赖以取得一定影响力的商品或服务与诉争商标核定使用的商品或服务构成类似,容易导致相关公众混淆误认。
在诉争商标申请日前,汇数智通公司的法定代表人王碧波已经注册了域名“datafocus.ai”,并授权汇数智通公司使用,该域名的主要部分与诉争商标的英文字母完全相同。该域名指向的网站所示内容涉及数据分析、软件应用等,所涉服务与诉争商标核定使用的“计算机编程;计算机软件设计;计算机软件维护”等服务在服务的目的、内容、对象等方面存在关联联系,构成类似服务。汇数智通公司一审阶段提交的证据显示,在诉争商标申请日前,已有约600人在“datafocus.ai”网站注册,其中包括深圳华为技术有限公司、中国移动等公司的技术人员。经过汇数智通公司的广泛宣传,在诉争商标申请日前,在搜狐网、百度百家号、微信公众号、凤凰新闻、新浪财经头条等平台均有大量涉及DataFocus的文章或视频,部分涉及“datafocus.ai”域名,如2018年11月15日发布在西瓜视频上的世界互联网大会互联网之光DataFocus现场发布会视频显示域名“datafocus.ai”,网易文章“DataFocus.ai创始人访谈”等。在百度、搜狗、360等多个搜索引擎上以“DataFocus”作为关键词进行搜索,均能检索到在诉争商标申请日前存在大量与“datafocus.ai”相关的信息。上述证据可以证明经过汇数智通公司的广泛宣传使用,“datafocus.ai”域名在诉争商标申请日前已经具有一定的知名度。若诉争商标使用在与“datafocus.ai”提供的数据分析及软件应用类似的“计算机软件设计;计算机软件维护”等服务上,相关公众施以一般注意力,易认为相关服务来源于同一主体,或服务提供者之间存在某种关联关系,进而对服务的来源产生混淆误认,故诉争商标的注册损害了汇数智通公司的在先域名权益。
根据汇数智通公司一审提交的证据显示,经过汇数智通公司的广泛宣传,在诉争商标申请日前,搜狐网、百度百家号、微信公众号、凤凰新闻、新浪财经头条等平台有大量涉及汇数智通公司DataFocus软件的文章,如搜狐网上发布的“DataFocus-BI新定义,全球首个中文自然语言数据分析系统”,百度百家号上发布的“数据可视化的佼佼者——DataFocus”等,上述证据可以证明在诉争商标申请日前,汇数智通公司在数据分析、软件应用服务上已在先使用“DataFocus”商标,并具有一定的知名度和影响力。其次,诉争商标标志为“DataFocus”,与汇数智通公司在先使用商标“DataFocus”的英文元素相同,且诉争商标核定使用的“计算机软件设计;计算机软件维护”等服务与汇数智通公司"DataFocus"商标在先使用的数据分析、软件应用服务在服务的目的、内容、对象等方面相同或存在特定联系,构成类似服务。第三,汇数智通公司的在先商标“DataFocus”经过宣传、使用已经具有一定的知名度,诉争商标申请人安正公司作为计算机软件服务的同行业经营者,在应知或者明知该商标存在的情况下,未合理避让,仍然在同一种或类似服务上注册与该商标完全相同的诉争商标,主观上难言正当,且客观上容易导致相关公众混淆误认,故诉争商标的注册构成以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。
综上,法院判决撤销国家知识产权局相关行政判决,并要求其重新作出裁定。