百一视角

本案系注册商标侵害在先著作权的典型案例。百一在提起无效宣告申请时着重论述《大闹天宫》电影中“孙悟空形象”具有独创性且申请人对其享有著作权、根据“接触+实质性相似”原则被申请人构成著作权侵权、其行为损害了申请人知名电影角色“孙悟空形象'的商品化权益等。此种恶意抢注行为不仅损害权利人的在先权利，亦破坏诚实信用原则，应对此予以严格打击。

案情简介

申请人：上海美术电影制片厂有限公司

商标代理机构：上海百一知识产权代理有限公司

被申请人：青海雪域羚集团有限公司

申请人享有《大闹天宫》电影中“孙悟空形象”在全球范围内的美术作品著作权，2015年12月28日，被申请人向商标局提出第18729369号系争商标在国际分类第16类“纸；卫生纸；纸巾；笔记本；练习本；包装用纸袋或塑料袋（信封、小袋）；文具；书写工具；文具或家用胶；家具除外的办公必需品"商品上的注册申请。由此申请人委托百一对被申请人在国际分类第16类商品上申请的第18729369号商标提出无效宣告申请。

第18729369号系争商标

申请人美术作品“孙悟空形象”

具体理由如下：

1、被申请人未经著作权人即申请人许可，将与申请人创作的知名电影《大闹天宫》中“孙悟空形象“构成实质性相似的图形申请为商标的行为，损害了申请人在先享有的美术作品著作权。

（1）申请人《大闹天宫》电影中的“孙悟空形象”通过严定宪等老一代艺术家的通力创作具有独创性，属于著作权法意义上的美术作品。申请人经严定宪转让，于2001年6月 1日取得了美术作品“孙悟空形象"在全球的著作权，且已取得作品登记证书。且该著作权仍然在法定保护期内，申请人有权主张其著作权权利。

（2）系争商标与申请人在先享有著作权的美术作品“孙悟空形象”构成实质性相似。申请人“孙悟空形象"由表现形式多样化的同一角色作品构成，系争商标与申请人多个“孙悟空形象"构成实质性相似的关键在于两者最具有显著性和识别性的特征是否相同，而不在于“孙悟空形象”某个静态造型。

从整体上看，两者均为古灵精怪的孙悟空全身形象；从细节来看，两者面部均为京剧脸谱式的脸部纹路，均由黑色心型眼眶和白色桃型脸庞组成。两者均眼神炯炯向外转动，粗眉弯弯向上挑起，脸颊饱满向外鼓出，均有一对特有的圆形招风耳和一个小领结。两者孙悟空均头戴金箍，身体、四肢比例均等，均围着虎皮裙、系着细腰带、穿着里色尖头短靴。无论整体造型、外部勾勒线条还是细节脸部五官、配饰特征，均表明两者在艺术造型上已经构成实质性相似。

系争商标是在申请人“孙悟空形象'美术作品基础上进行的修改，前者与后者仅身体姿势不同，前者手持高尔夫球杆，后者两手抱拳，这仅有细微差异并未构成前者区别于后者的新的独创性，不影响两者在主要艺术造型独创性表达部分的相似度。

（3）知名电影《大闹天宫》及经典“孙悟空形象”具有非常高的知名度和美誉度，被申请人有完全可能接触到申请人享有在先著作权的美术作品。

《大闹天宫》动画电影 1961年就已经在中国乃至全世界多个国家公开上映，加之申请人早在2005年6月6日、2011年8月2日已将多版“孙悟空"形象在多达20个类别进行了商标申请且目前大部分类别已获得核准注册 。申请人享有在先著作权“孙悟空形象"已作为商标图样在先予以注册并公示，充分表明被申请人完全有可能接触过该“孙悟空形象"。

未经著作权人即申请人许可，被申请人将与申请人独创设计的、凝聚了申请人智力成果的美术作品且申请人作为商标注册申请的“孙悟空形象"构成实质性相似的图形作为商标进行注册的行为，存在攀附申请人的美术作品知度的巨大嫌疑，该注册行为缺乏正当性。综上系争商标的注册侵犯了申请人所享有的在先美术作品著作权权利。

2、被申请人将申请人知名电影《大闹天宫》中的知名角色“孙悟空形象”作为商标注册在相关商品上，导致相关公众误认为其经过申请人的许可或与申请人存在特定联系，损害了申请人知名电影角色“孙悟空形象'的商品化权益。

3、系争商标是对严定宪和申请人共同创作的“孙悟空形象”的修改，其注册和使用侵犯了严定宪在先享有的著作权修改权。

综上所述，“孙悟空形象"系申请人享有在先著作权的美术作品，同时也是申请人享有的在先商品化权益。经过申请人多年的推广维护已在相关公众中形成极高的知名度，申请人理应享有该品牌所赋予的商业价值和商业机会。被申请人未经申请人授权同意，擅自将“孙悟空形象 "申请为商标的行为，具有明显恶意，违反了诚实信用原则。系争商标的核准将对申请人和相关公众造成巨大的不良影响。

国家知识产权局认为，申请人主张著作权的“孙悟空形象"美术作品设计具有独创性，且具有一定的审美意义，可以认定为著作权法所述的作品。其提交的证据可以形成证据链证明申请人在先享有 “孙悟空形象"美术作品的在先著作权，以及被申请人有接触其图形作品的可能性。本案争议商标显著识别图形与申请人享有著作权的图形作品图形表现手法、设计、整体视觉效果等方面均较为相近，已构成实质性近似。因此，争议商标的注册违反了《商标法》第三十二条“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利"的规定，最终对第18729369号系争商标予以无效宣告。