本文发表于《中华商标》杂志2019年第6期

商标申请过程中，遇有在先商标障碍时，与在先权利人取得商标共存共识是克服在先障碍的重要方法之一。然而，提交共存协议或单方承诺书并非充分条件，其仍受其它因素制约，且法院在是否接受共存协议上亦为动态过程。笔者拟以实务经验结合相关案例进行分析，尝试就商标共存协议的法院采信标准进行探讨，并指出商标申请人在提交共存协议时的注意事项。

一、共存案例案情介绍

第24863796号“”商标（以下简称“申请商标”）由上海美术电影制片厂有限公司（以下简称“美影厂”）提出注册申请，指定使用在第10类“婴儿用安抚奶嘴”等商品上。商标局及商标评审委员会（以下简称“商评委”）均以申请商标与已注册的第13060176号“  ”商标（以下简称“引证商标”）近似为由驳回。

本所代表美影厂在向北京知识产权法院（以下简称“北知”）提起商标行政诉讼时，及时与引证商标权利人达成商标共存协议并提交法院。

代理人在庭审过程中着力于论述：

一、申请人与引证商标注册人已达成商标共存。商标共存协议体现二者对享有的商标专用权部分权利空间的让渡与处分，当事人意思自治原则应得到尊重。

二、涉案商标与引证商标存在明显差异，且涉案商标系美影厂出品的动画片《大闹天宫》中的孙悟空形象，经过美影厂长期大量使用，在相关公众中已建立一一对应，共存于市场不会造成相关消费者混淆。

北知最终支持原告诉讼请求，且商评委未提起上诉。

我们认为，类似案件中，仅提交共存协议并不当然得到法院支持。鉴于《商标法》不仅保护商标权人利益，同时保护消费者利益和相关公众利益，商标权利的让渡，不仅关乎私权，亦关乎公权。代理人务必从涉案商标与引证商标不近似，共存于市场不至于令相关消费者混淆进行重点论证，以期得到支持。

二、法院采信商标共存协议的动态变化与发展

商标共存协议的承认与否是一个动态发展的过程，通过检索相关案例，大致按照时间的顺序，对相关案例进行总结分析，我们认为：

（一）2012年之前，法院对商标共存协议效力普遍不认可

在第25类第3075566号“”商标行政诉讼案件（案号：（2008）一中行初字第345号）中，引证商标为第G601925号“”商标，原告提交了申请商标与引证商标共存协议。但北京市第一中级人民法院（以下简称“一中院”）认为，共存协议仅证明两方相互承认申请商标与引证商标在标识以及各自销售的商品方面互不构成近似、混淆，但却不等于能够证明一般消费者不会发生混淆，对原告主张法院不予支持。

类似判决还有第G809516号“”商标行政诉讼案（案号：（2011）高行终字第1308号）、第9类第5491100号“”商标行政诉讼案（案号：（2010）一中知行初字第1196号）及第5类的第6131435号“”商标行政诉讼案（案号：（2011）一中知行初字第1141号）。

综上，2012年之前，法院认为《商标法》不仅保护商标权人利益，同时保护消费者利益和相关公众利益，商标共存协议不能消除两者共存可能给相关消费者造成的混淆、误认可能性，故通常不认可商标共存协议效力。

（二）2012年至2015年间，法院开始尝试接受及采信商标共存协议效力

在第14类第7522204号“”商标行政诉讼案件（案号：（2013）高行终字第958号）中，引证商标为第G984611号“”商标，上诉人（一审原告）提交了申请商标与引证商标共存协议，但未得到一审法院认可。

北高作为二审法院，基于以下理由，认可共存协议并支持了上诉人的上诉主张：

第一，商标申请注册中，《同意书》由与自身具有直接利益关系的在先商标权人出具，其对是否可能产生混淆的判断更符合市场实际。若无其他明显因素表明存在混淆的可能性，《同意书》通常是排除混淆可能性的有力证据。

第二，商标权是民事财产权利，除非涉及重大公共利益，商标权人可依自己的意志对权利进行处分。只有在有充分证据证明在先商标权人签署的《同意书》侵害了消费者利益的情况下，在先商标权人对其权利的处分才应当被否定。

（三）2016年至今，法院对于构成要素及整体外观存在一定差别的商标共存协议效力普遍认可

在第9类第10774148号“”商标行政诉讼案件（案号：（2016）京行终162号）中，引证商标为第1435380号“”商标及第6569030号“”商标，一审及二审法院均认可商标共存协议效力。

在第25类第15273646号“”商标行政诉讼案件（案号：（2017）京行终1609号）中，引证商标为第3172805号“”商标及第7272444号“”商标，一审及二审法院均认可商标共存协议效力。

但是，对于相同或高度近似商标，法院通常不认可商标共存协议效力。

在第43类第17438955号“”商标行政诉讼案件（案号：（2018）京行终2328号）中，引证商标为第8265917号“”商标，原告提交了其与引证商标的共存协议。

法院认为，法律规定商标应当具有区分性并非仅出于对在先商标权的保护，更出于对社会公共利益的考量，如允许代表不同产源和品质的近似商标共存，则不可避免会增加消费者的辨识成本，甚至使消费者产生误认误购，从而损害消费者合法利益。因此，不具有区分性的商标应否获得注册不能只取决于在先商标权人的意志。

但在第9类第11709162号“”商标行政诉讼案件（案号：（2016）最高法行再103号）中，最高人民法院（以下简称“最高院”）对这一原则有所突破。

该案申请商标“”申请商品为“手持式计算机、便携式计算机”，引证商标第1465863号“”商标申请商品为“自行车用计算机”。因商标相同或基本相同，一中院及北高均不认可商标共存协议效力。

但最高院认为：

首先，虽然二者形式上都与“计算机”有关，但功能、用途、销售渠道、使用方式、消费对象等均存在一定差异。

其次，在商评委业已作出被诉决定，认定申请商标与引证商标构成类似商品上的近似商标的情况下，引证商标权利人通过出具同意书，明确对争议商标的注册、使用予以认可，实质上也是引证商标权利人处分其合法权利的方式之一。在该同意书没有损害国家利益、社会公共利益或者第三人合法权益的情况下，应当予以必要尊重。

其三，引证商标持有人出具同意书，明确同意再审申请人在我国申请和使用包括申请商标在内的有关商标权，表明引证商标持有人对申请商标的注册是否容易导致相关公众的混淆、误认持否定或者容忍态度。

其四，再审申请人、引证商标权利人分别为相关领域的知名企业，本案中没有证据证明再审申请人申请或使用申请商标时存在攀附引证商标权利人及引证商标知名度的恶意，也没有证据证明申请商标的注册会损害国家利益或者社会公共利益。在没有客观证据证明的情况下，不宜简单以尚不确定的“损害消费者利益”为由，否定引证商标权利人作为生产、经营者对其合法权益的判断和处分，对引证商标权利人出具的同意书不予考虑。

其五，除申请商标和引证商标外，包括再审申请人的企业名称及字号、相关商品特有的包装装潢等其他商业标志也可以一并起到区分来源的作用。因此，即使准予申请商标注册，如在实际使用过程中结合其他商业标志，可以有效避免相关公众混淆、误认。

基于以上理由，最高院采信如上两商标共存协议效力。我们认为，如上案件具有特殊性在于申请商标指定的“手持式计算机、便携式计算机”与引证商标指定的商品“自行车用计算机” 在功能、用途、销售渠道、使用方式、消费对象等均存在一定差异，相关公众足以区分，在先商标权人让渡或容忍的情况下，共存得到认可。而对于相同、基本相同或高度近似的申请商标与引证商标，不准予共存仍为一般性、普遍性原则。

(四)对商标共存协议的采信，目前法院比商评委持更加开放的态度

在第31类第7864619号“”商标行政诉讼案件（案号：（2014）高行（知）终字第3024号）中，引证商标为第4879544号“”，在商标驳回复审阶段，一审原告向商评委提交商标共存协议，商评委认为两者构成类似商品上的近似商标，未采纳共存协议，但一审、二审法院均认可共存协议效力。类似案例还包括在第14类第10100196号“”商标行政诉讼案件（案号：（2016）京行终15号）,第25类第15658027号“”商标行政诉讼案件（案号：（2017）京行终1121号）。

（五）对涉及到社会公共利益的商标行政诉讼案件，法院对商标共存协议的采信持更加审慎、严格的标准

在第5类第13975119号“”商标行政诉讼案件（案号：（2017）最高法行申3845号）中，引证商标为第6752554号“”商标。最高院认为，尽管商标申请人与引证商标权利人就申请商标达成共存协议或者同意书属于私权处分而应予尊重，但前提是不得损害国家利益、社会公共利益和第三人的合法权益。在本案中，由于申请商标与引证商标均使用在第5类消灭有害动物制剂、消灭有害植物制剂等化学制剂、土壤消毒制剂、农业用杀菌剂等商品上，相关商品与农业生产和生态环境密切相关，两商标近似可能损害公共利益，故再审申请人提交的《商标共存协议》不能成为申请商标获准注册的充分理由。

类似案件还有（2013）高行终字第281号案及（2018）最高法行申1926号案。

鉴于在对商标权核心特性的认知上的逐步转变，商标权越来越被认为其核心在于其私权性，同时兼顾公共利益的平衡，在得到在先商标权人的承认或者权利空间让渡的情况下，如果不损害公共利益，则对在先商标权人的处分行为应予以认可。

总体来说，法院对于商标共存协议效力的采信，从普遍不认可到例外承认再到普遍认可，处于动态发展过程，体现了更加尊重当事人意思自治的倾向；对商标共存协议的采信，法院也展现了更开放更灵活的态度；但对于涉及到社会公共利益的商标共存案件，法院持更加审慎的态度，对于相同或高度近似商标，由于可能导致公共利益受损，法院一般不认可商标共存协议具备克服在先商标障碍的效力，但在共存主体存在关联关系如投资关系时，由于主体利益的一致性，给予更宽的裁判尺度。

三、提交共存协议注意事项

结合本所代理经验及法院相关判决，我们认为对达成及提交共存协议，需注意以下事项：

1、商标共存主体方面：共存协议签订主体必须为引证商标权利人。（2011）一中知行初字第1141号案件、（2015）京知行初字第184号案件均因引证商标权利人发生变更导致案件出现波折。

2、共存文件形式方面：涉外共存协议必须进行公证、认证，并提供证据证明签字人为授权代表，建议同时提交引证商标权利人主体资格证明，域外文件应当经过公证、认证方能作为有效证据使用。（2010）一中知行初字第1254号案件、（2013）高行终字第2372号案件、（2016）京行终2233号案件、（2017）京行终2883号案件均为涉外商标共存协议相关案件，但因未经公证认证程序或者无法证明签字人为授权代表导致法院无法接受共存协议。国内共存可以通过协议或者单方声明书的方式，此等重要、关键文件建议公证。

3、共存地域范围方面：共存协议地域范围必须涉及中国大陆地区。（2010）高行终字第1215号案件中，因共存协议不涉及中国大陆地区导致法院无法采信共存协议效力。

4、共存商标方面：共存协议必须涉及案件申请商标与引证商标。（2015）京知行初字第3247号案件中，法院无法采信共存协议的原因在于共存协议并未涉及案件申请商标。

5、共存协议的提交时间：因协商或提交商标共存协议而请求法院中止审理的申请，不是案件法定中止事由，因此，建议尽量及时、尽早启动商标共存相关磋商及签约行动，当然，在共存协商过程中，及时向法院请求等待共存协议的签署并提交相关初步证明也十分必要。

6、商标共存文件的内容方面：如果申请商标与引证商标所涉产品销售地域、产品种类等存在明显区别，可以与引证商标权利人达成市场划分的一致意见，建议将双方对市场进行明确划分的相关内容约定在共存协议中，法院更倾向于采纳此类协议。如（2013）高行终字第958号案件、（2016）京73行初331号案件中，申请商标与引证商标对生产产品及产品市场进行了明确的划分，法院认为两者共存不会造成相关公众混淆误认，更倾向于采纳共存协议效力。共存也允许以在先商标权人单方面出具承诺书或者声明书的方式，该方式由于仅仅需要在先商标权人签署文件，有利于快速获取文件。

7、处于诉讼中的案件，如果达成商标转让协议，建议同时签订商标共存协议并提交法院：如果与引证商标达成商标转让协议，但尚处于办理转让申请过程中，为确保案件胜诉，可以同时签订商标共存协议，向法院提交商标共存协议的同时，提交相关转让证明文件。如（2017）京行终3512号案件、（2017）京73行初5882号案件、（2017）京73行初8745号案件，在诉讼过程中，一审原告除向法院提交商标转让受理通知书等证明材料外，同时提交商标共存协议，法院认为申请商标核准注册不存在权利障碍，判决撤销被诉决定。

8、商评委、一审法院、二审法院、再审法院对商标共存协议效力采信态度不完全一致，如果申请商标与引证商标确实存在一定差异，但驳回复审中未被采纳，可以尝试起诉甚至上诉或申请再审。