裁判要旨

外观设计近似的判断，应遵循“整体观察，综合判断”的原则。在具体案件中，既应考察被诉侵权设计与授权外观设计的相似性，也应考察其差异性；需分别从被诉侵权产品与授权外观设计的相同设计特征和区别设计特征出发，就其对整体视觉效果的影响分别进行客观分析，避免主观因素的影响。得力公司未付出创造性劳动，在授权外观设计的基础上改变或添加不具有实质性区别的设计元素，构成对涉案外观设计专利权的侵犯。

案情简介

案号：上海知识产权法院（2016）沪73民初字第113号

原告：上海晨光文具股份有限公司（以下简称“晨光公司”）

被告：得力集团有限公司（以下简称“得力公司”）

晨光公司于2009年11月26日向中国国家知识产权局申请了ZL200930231150．3号外观设计专利，授权公告日为2010年7月21日。2015年11月，晨光公司发现，得力公司制造并销售得力思达A32160波普风尚中性笔，该产品与原告外观设计专利产品属于相同产品，且外观设计近似，侵犯了晨光公司的专利权。请求法院判令：1．立即停止侵犯ZL200930231150．3号外观设计专利权的行为，即得力公司立即停止制造、销售行为；2．销毁所有库存侵权产品以及制造侵权产品的专用设备、模具；3．得力公司赔偿经济损失180万元及为制止侵权所支付的合理费用20万元。

ZL200930231150．3专利

涉案侵权产品

法院观点

一、外观设计近似的判断。

本案中，被诉侵权产品与原告专利产品均为笔，系相同种类产品。两者在整体视觉效果上存在一定差异，外观设计并不相同。案件主要争议在于，被诉侵权设计与授权外观设计是否构成近似，即两者在整体视觉效果上是否存在实质性差异。判断时，应根据整体观察，综合判断的原则，既考虑被诉侵权设计与授权外观设计的相似性，也考虑其差异性；应分别考察被诉侵权设计与授权外观设计的相同设计特征与区别设计特征对整体视觉效果的影响进行判定。

就相同设计特征来说，授权外观设计的笔杆主体形状、笔杆顶端形状、笔帽主体形状、笔帽顶端形状、笔帽相对于笔杆的长度、笔夹与笔帽的连接方式、笔夹长出笔帽的长度等方面的设计特征，在整体上确定了授权外观设计的设计风格，而这些设计特征在被诉侵权设计中均具备，可以认定两者在整体设计风格及主要设计特征上构成近似。

对于两者所存在的区别点对整体视觉效果的影响，法院认为：1．笔夹内侧的平滑设计系惯常设计，且处于一般消费者不易观察到的部位，对整体视觉效果的影响极其有限；2．笔夹下端的弧形区别，仅是整支笔乃至笔夹的细微局部差别，不足以影响整体视觉效果；3．笔夹外侧的长方形锥台突起虽然在笔夹上占据了较大面积，但笔夹对于笔的整体视觉效果的影响首先在于它的整体形状、大小、与笔帽的连接方式及长出笔帽的长度比例等，在这些因素均相同的情况下，笔夹外侧的锥台突起对于整支笔的整体视觉效果影响有限，不足以构成实质性差异；4．笔杆上的凹线设计位于笔杆靠近笔尖约三分之一处，只是横向环绕在笔杆上，面积很小，属于局部设计特征，对整体视觉效果的影响亦有限。综上，被诉侵权设计与授权外观设计所存在的上述四点区别设计特征，不足以构成对整体视觉效果的实质性差异。

被告得力公司认为，被诉侵权设计采用了与授权外观设计不同的色彩和图案，这种色彩和图案对整体视觉效果会产生重要的影响，因此与授权外观设计不构成近似。对此，法院认为，外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准。形状、图案、色彩是构成产品外观设计的三项基本设计要素。根据《中华人民共和国专利法实施细则》第二十八条的规定，外观设计请求保护色彩的，应当在简要说明中写明。本案授权外观设计的简要说明中并未明确要求保护色彩，因此，在确定其保护范围及侵权判定时，不应将色彩考虑在内。此外，从图片或照片中显示的授权外观设计来看，其并不存在因形状产生的明暗、深浅变化等所形成的图案，故在侵权判定时，图案要素亦不应考虑在内。被诉侵权设计在采用与授权外观设计近似的形状之余所附加的色彩、图案等要素，属于额外增加的设计要素，对侵权判断不具有实质性影响。否则，他人即可通过在授权外观设计上简单添加图案、色彩等方式，轻易规避专利侵权，这无疑有悖于专利法鼓励发明创造、促进科技进步和创新的立法本意。因此，对于被告得力公司的上述意见，不予采纳。

综上，被诉侵权设计采用了与授权外观设计近似的设计风格，使用了影响授权外观设计整体视觉效果的设计特征，其与授权外观设计的区别点不足以对整体视觉效果产生实质性影响，即不构成实质性差异。因此，被诉侵权设计与授权外观设计构成近似，落入原告晨光公司外观设计专利权的保护范围。被告得力公司未经原告许可制造、销售被诉侵权产品的行为，以及被告坤森公司未经原告许可销售、许诺销售被诉侵权产品的行为，构成对原告外观设计专利权的侵犯。

二、赔偿额的确定。

原告要求按照被告得力公司的侵权获利计算赔偿数额，但其所提供的证据不足以成为证明得力公司所获利益的初步证据。而得力公司所统计的销售成本及利润，无其他证据佐证，亦无法确认真实性及客观性，因此也无法采信。在此情况下，法院可以根据法律规定及原告请求，根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，适用法定赔偿，确定赔偿数额。法院结合本案具体情况，主要考虑以下因素：1．原告专利为外观设计专利；2．专利有效期自2009年11月26日开始，侵权行为发生时保护期已近半；3．笔类产品的利润有限；4．消费者在选购笔类产品时，除形状外，笔的品牌、笔芯质量、外观图案、色彩等，都是其主要的考虑因素，即得力公司使用授权外观设计形状所获侵权利润只是被诉侵权产品获利的一部分，不能将被诉侵权产品的全部利润作为本案侵权获利。根据以上因素，结合本案其他情节，法院确定被告得力公司赔偿原告经济损失5万元。

对于原告晨光公司主张的其为制止侵权支出的合理费用，庭审中原告明确为律师费20万元。法院认为，根据《中华人民共和国专利法》第六十五条的规定，赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。原告的确委托了律师进行诉讼，并支付了诉讼法律服务费20万元。法院尊重包括律师在内的所有诉讼参与人在本案查清事实、分清责任过程中所作出的努力。律师费用的收取系当事人与律师之间意思自治的结果，法院不予干涉。但法律所规定的要求侵权人承担的原告开支，应当限制在合理范围内，超过合理范围的数额不应由侵权人承担，故根据本案案件复杂程度、律师工作量、实际判赔数额与请求赔偿额，参考司法行政部门规定的律师收费标准，酌定被告得力公司支付原告律师费用5万元。

法院判决

被告得力公司立即停止制造、销售侵犯原告晨光公司ZL200930231150．3号外观设计专利权产品的行为；赔偿原告晨光公司经济损失50000元及制止侵权的合理费用50000元。