【百一实务】浅析马德里商标国际注册申请的优势与注意事项

作者:陈少兰 王奎宇 发表日期:2020-07-17 栏目:新闻资讯 阅读次数:加载中...

商标具有地域性,商标在国内申请,其保护范围仅及于本国,无法在司法领域外的其他地方受保护。互联网时代,随着商业全球化,企业商标寻求国际保护是必行之事。相对于商标单独国家注册,基于本国基础商标申请或注册,依据马德里协定、马德里议定书等,在基础商标指定商品或服务范围内,在缔约成员国间进行商标国际注册,具有明显优点,同时也具有相应缺点。笔者试就此进行简要分析。

 

一、马德里注册优势

 

第一,覆盖范围广。目前马德里体系覆盖122个国家,成员国贸易总额占全球贸易的80%。随着马德里体系不断深入人心,我们相信在可预见的未来,将有越来越多的国家及地区加入。

 

第二,费用低廉、方便快捷。通过马德里体系进行国际商标注册,无论指定国使用何种语言,申请者均只需一种语言(法语、英语或西班牙语),提交一份申请给世界知识产权组织(WIPO),缴纳一组费用,便可寻求在被指定的所有成员国申请保护,且后续所有变更、续展、转让、商品和服务删减,只需在国际局办理一项程序、缴纳一笔费用即可完成登记并生效,方便快捷且便于后续管理。同时,马德里体系的国际申请启动阶段,无需委托指定国专业代理机构,费用相对可控。

 

第三,周期可预期。自国际注册通知之日起12到18个月内,如指定国主管局未发出临时驳回通知,则申请商标在该指定国的所有申请商品和服务上自动获得保护。因此,申请者对于该等国际申请的时间与结果均有一定可预期性,便于商务安排。

 

第四,可主张优先权。国内基础申请6个月内提交国际注册可主张优先权。商标注册以申请在先为原则,优先权可将国际注册申请日提前至与国内基础申请一致。

 

二、马德里注册的注意事项

 

第一,注册范围及于122个国家,对覆盖范围以外的国家,仍需单独国家申请。

 

第二,国际申请受限于基础申请及指定国法律。国际注册要求保护的商品或服务受限于商标基础申请范围,且需遵守指定国商标法律规范。如美国指定商品及服务分类规制与中国不同,通常要求精确到更细分类别,故在审查阶段申请人往往会被要求变更指定范围,时间与费用均难以控制。加之美国商标注册要求在每项请求保护的商品或服务上均有“使用”或“意图使用”证据,因此,我们建议在美国进行单独商标申请而不通过马德里体系。

 

第三,易受“中心打击原则”影响。如基础申请被全部或部分驳回,或基础注册商标在注册之日起五年内被撤销或无效,则该法律状态变更会及于所有指定国,无论基础商标是否转让。

 

对此,笔者建议注意以下几点:监测基础申请,避免被无效、撤销;核心商标在关键市场单独申请;自基础商标法律状态变更之日起3个月内,向指定国商标主管机关提交申请,将国际注册转换为在该国的国家注册。

 

第四,若有后续程序则有额外费用产生。在指定国被驳回或异议时,申请人仍需委托当地代理机构复审、异议或答辩,并产生额外费用。不过,各国审查实务尚有不同,如英国知识产权局只审查绝对理由(例如缺乏显著性、不良影响等),不进行近似审查,不会仅因存在在先近似商标而驳回申请。若公告期内利益相关人或在先权利人未提异议,则申请商标仍可获得注册。因此,申请人可根据实际情况决定是否及时答辩,亦或等待他人异议后再作决策。

 

第五,通常无纸质注册证明。经马德里体系注册的商标,除美国、日本等少数国家外,包括中国在内的大部分国家不另行颁发纸质注册证,仅有电子核准保护证明。申请人可在该国知识产权主管部门官网上查询到注册信息,如需颁发纸质商标注册证明,需另行付费申请。

 

最后,笔者认为,企业在提交商标国际申请时,采取单独国家申请亦或马德里体系申请,各有利弊,申请人可依据自身情况予以确定,以求以较低成本,在更短周期内获得商标保护。