裁判要点

以侵权人的获利计算赔偿数额时，应当注重被诉侵权商品销售利润与侵权行为之间的因果关系。在反向混淆的情况下，侵权人的经营能力、品牌知名度、营销推广能力明显强于商标权人，特别在商标权人对注册商标的使用和宣传有限的情况下，侵权人的销售利润往往远高于商标权人的损失，但对于侵权人基于其自身的商标商誉或者商品固有价值获得的利润，商标权人无权进行索赔。本案中，两上诉人的商品销售利润来源于多种因素，包括自身的企业声誉、技术力量、销售渠道等，尤其是被诉侵权商品上同时使用了小米科技公司的“小米”商标，消费者购买时亦会关注该些商标的商誉。就“米家”标识而言，其对于被诉侵权商品利润的贡献主要来源于该标识经过两上诉人的宣传和使用积累的商誉。该部分商品利润与被诉侵权行为之间欠缺直接因果关系，故一审判决以侵权人的获利计算赔偿数额依据不充分。二审予以纠正。

案情简介

一审案号：（2017）浙01民初1801号

二审案号：（2020）浙民终264号

上诉人（原审被告）：小米通讯技术有限公司

上诉人（原审被告）：小米科技有限责任公司

被上诉人（原审原告）：杭州联安安防工程有限公司

原审被告：北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司

原审被告：杭州京东惠景贸易有限公司

原审被告：昆山京东尚信贸易有限公司

原审被告：上海圆迈贸易有限公司

原审被告：北京京东世纪贸易有限公司

案由：侵害商标权纠纷

联安公司拥有第10054096号商标（以下称“MIKA米家”商标）专用权，核定使用在“网络通讯设备，摄像机，录像机，扬声器音箱，扩音器喇叭，电线，防盗报警器，报警器，声音警报器”等商品上，注册有效期限自2012年12月7日至2022年12月6日。

联安公司认为小米通讯公司、小米科技公司陆续将“米家”商标使用在小白摄像机、智能摄像机云台版、智能摄像机1080P、行车记录仪、对讲机、全景相机、多功能网关、无线开关、门窗传感器、烟雾报警器、天然气报警器等商品上。京东世纪贸易公司向小米通讯公司采购相关侵权产品后，分别转售给杭州京东公司、昆山京东公司、上海圆迈公司，由杭州京东公司、昆山京东公司、上海圆迈公司、京东世纪贸易公司在京东电子商务公司开设的京东网上进行销售。联安公司认为七被告的行为侵犯其商标权，诉至浙江省杭州市中级人民法院。法院审理后认为小米通讯公司、小米科技公司的行为构成商标侵权，判决被告小米通讯技术有限公司于本判决生效之日起十日内赔偿原告杭州联安安防工程有限公司经济损失人民币12000000元、为制止侵权行为所支付的合理开支人民币103767元，共计人民币12103767元，判决被告小米科技有限责任公司对前项被告小米通讯技术有限公司应承担赔偿金额中的6803767元承担连带责任。

小米通讯公司、小米科技公司不服提起上诉。

争议焦点

上诉人诉称：

小米通讯公司、小米科技公司共同上诉请求：撤销一审判决，改判驳回联安公司的全部诉讼请求。

事实与理由：

（一）被诉侵权标识“米家”与联安公司涉案“MIKA米家”商标不构成近似。涉案商标标识包含“MIKA”和“米家”两部分，其中“MIKA”占比较大，显著性更高，涉案商标与被诉侵权标识差异明显，故两者整体上不构成近似。

（二）被诉侵权商品和涉案商标核定使用的商品不构成相同或类似商品。多功能网关与网络通讯设备在《商标注册用商品和服务国际分类表》中属不同群组，两者既不相同也不类似；无线开关虽然能通过无线网络在设备间相互通讯，但在万物互联时代，不能仅因为上述原因认定无线开关与网络通讯设备属于类似商品；门窗传感器和报警器也不构成相同商品。

（三）小米通讯公司、小米科技公司使用被诉侵权标识不存在导致反向混淆的可能性。1.认定是否构成反向混淆应当综合考虑涉案商标的显著性和知名度、被诉侵权人的主观意图、涉案商标与被诉侵权标识使用的历史、商品的销售渠道和双方各自的市场现状等因素。2.涉案商标知名度较低，小米通讯公司使用“米家”标识主观上并无利用涉案商标商誉的故意，并且通过与其他商标共同使用的方式，对涉案商标作了一定程度的避让，没有侵占联安公司发展空间的故意。3.被诉侵权产品和使用涉案商标的商品在经营模式、销售渠道、销售对象、功能属性等方面存在很大差异，不会导致消费者产生混淆。

（四）即使小米通讯公司的被诉行为构成商标侵权，一审判决对于损害赔偿数额的计算明显不合理。1.“米家”标识在被诉侵权商品上的商誉完全由小米通讯公司创造，销售获利与被诉侵权行为之间没有直接因果关系，本案不应当以侵权获利确定赔偿数额。2.即便按照侵权获利赔偿，小米通讯公司并非以侵权为业，本案不应当以毛利润率计算侵权获利。3.即便适用毛利润率，按照京东世纪贸易公司提供的数据计算毛利润率仅为6.6%，即便按照一审判决的计算方式，也不应该超过9.69%。4.一审判决认定的被诉侵权标识对于商品利润的贡献率明显过高。

（五）小米科技公司作为电商平台其行为不构成共同侵权，不应承担任何责任。

被上诉人辩称：

联安公司辩称，一审法院认定事实清楚，适用法律正确。

（一）联安公司拥有涉案商标专用权，权利状态稳定，应该得到法律保护。

（二）小米通讯公司、小米科技公司的行为构成商标侵权。

（三）一审判决确定的赔偿数额合理。

（四）小米科技公司共同实施了侵权行为，应当承担连带责任。请求二审法院驳回上诉，维持原判。

京东电子商务公司、杭州京东公司、昆山京东公司、上海圆迈公司、京东世纪贸易公司共同述称，尊重一审判决，请求二审法院依法裁判。

本案争议焦点为：一、小米通讯公司的被诉行为是否侵害了联安公司的涉案商标专用权。二、小米科技公司的被诉行为是否侵害了联安公司的涉案商标专用权。三、如果构成侵权，一审判决对于小米通讯公司、小米科技公司法律责任的认定是否正确。

关于争议焦点一

本案中，联安公司明确其主张的侵权赔偿数额计算至起诉之日即2017年12月4日，其指控的侵权行为亦发生在此之前，故本案应当适用《中华人民共和国商标法》（2013年修正）。该法第五十七条第二项规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的行为，属于侵犯注册商标专用权。

首先，关于被诉侵权商品与涉案商标核定使用的商品是否属于相同或类似商品。两上诉人对于一审认定米家多功能网关、米家无线开关、米家门窗传感器与涉案商标核定使用的商品相同存在异议。法院认为，认定商品是否相同或类似应当从功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象、相关公众的一般认知等方面考虑，《类似商品和服务区分表》可以作为参考。被诉侵权商品中的米家多功能网关用途在于进行网络通讯时的协议转换，与涉案商标核定使用的商品中的“网络通讯设备”基本作用都是实现网络通讯，两者属于相同商品。米家无线开关主要功能是借助网络实现对设备的无线控制，本质上仍是实现设备之间的通讯，在生产部门、消费渠道以及消费对象上与涉案商标核定使用的“网络通讯设备”存在较多相同之处，可以认定两者属于相同商品。米家门窗传感器的作用是感应门窗的开合，再通过联通其他智能设备对用户进行提醒，与报警器功能、用途相近，销售渠道和用户群体存在重合，两者属于类似商品，一审判决认定两者属于相同商品存在不当，法院予以纠正。两上诉人对于其他被诉侵权商品与涉案商标核定使用的商品构成相同或类似商品均无异议，法院予以维持。

其次，关于被诉侵权标识与涉案商标是否构成相同或近似。联安公司明确在本案中指控的侵权标识为单独使用的“米家”标识。从隔离比对的角度来看，涉案“MIKA米家”商标由中英文组合而成，各组成部分文字均无通用含义，属臆造性词组，固有显著性较强。对于国内相关公众而言，涉案商标起主要识别和认读作用的部分是中文“米家”，被诉侵权标识与涉案商标主要识别部分在字形、含义、读音上完全相同，两者在构成要素上近似。

再次，关于混淆的可能性。两上诉人认为其使用“米家”标识主观上并无侵占联安公司发展空间的故意，被诉侵权商品和使用涉案商标的商品在经营模式、销售渠道、销售对象、功能属性等方面存在很大差异，且两上诉人系将“米家”标识与自身其他商标共同使用，不会导致消费者对商品来源产生混淆误认。法院认为，商标法意义上的混淆包括正向混淆与反向混淆，正向混淆是指在后被诉标识的使用使得相关公众误认为该标识使用人的商品或服务来源于在先商标权人；反向混淆是指由于在后被诉标识的使用，使得相关公众可能会误认为在先商标权人的商品或服务来源于在后被诉标识的使用者，或两者之间存在某种特定的联系。在认定混淆可能性时应秉承基本相同的裁量标准，考虑涉案商标的显著性与知名度、被诉侵权标识的使用强度等因素，给予其相匹配的保护强度。就本案而言，第一，被诉侵权标识完整包含涉案商标的主要识别部分“米家”，二者呼叫、记忆方式相似，若使用在同一种或类似商品上，相关公众施以一般注意力，容易对商品来源产生混淆误认。第二，小米通讯公司在被诉侵权商品和外包装以及网店销售页面使用“米家”标识，通过网络店铺、实体专卖店和微信公众号等渠道持续、广泛销售和宣传，特别是将“米家”标识与小米科技公司的“MIJIA”商标组合使用，足以使相关公众认为“米家”标识与两上诉人具有特定联系，进而容易将联安公司使用“MIKA米家”商标的商品误认为两上诉人的商品或与之存在某种联系。上述行为割裂了联安公司与涉案注册商标之间的固有联系，妨碍涉案商标发挥识别商品来源的基本功能。第三，两上诉人在小米科技公司申请注册“米家”商标被驳回时已经知道或应当知道联安公司的涉案商标，并且对于两者构成近似，存在混淆可能性应有所认知，但其仍加大对“米家”商标的宣传使用力度，主观上放任混淆结果的发生。第四，联安公司注册涉案商标在先，不存在刻意接近两上诉人，主动寻求混淆的故意，联安公司在经营过程中通过真实、善意、正当地使用注册商标，积累企业商誉的行为应得到肯定。故一审法院认定两上诉人使用“米家”标识容易导致消费者混淆误认并无不当。

综上，小米通讯公司在相同或类似商品上使用了与联安公司涉案“MIKA米家”商标相近似的“米家”标识，容易引起相关公众的混淆，构成对联安公司涉案注册商标专用权的侵害。小米通讯公司上诉认为其未侵害联安公司商标权的主张不能成立，法院不予支持。

关于争议焦点二

根据本案查明的事实，可以认定该些商标指向的被诉侵权商品来源为小米科技公司。再结合两上诉人系关联企业，小米通讯公司系被诉侵权商品的委托制造者，被诉侵权商品主要通过小米科技公司经营的“×××.ｃｏｍ”网站、天猫网店“小米官方旗舰店”以及线下专卖店等渠道对外销售，其中“小米官方旗舰店”销售的商品发票的开具主体为小米通讯公司，综合可以认定两上诉人具有共同侵权的意思联络，共同实施了制造、销售被诉侵权商品的行为，导致损害结果发生，小米科技公司与小米通讯公司构成共同侵权。一审判决认定小米科技公司销售被诉侵权产品以及在销售网页中使用“米家”标识的行为构成商标侵权正确。但小米科技公司在被诉侵权商品上使用“米家”标识的行为亦构成商标侵权，一审判决对此未予认定存在不当，法院予以纠正。小米科技公司关于其作为电商平台不构成商标侵权，无须承担侵权责任的上诉理由不能成立，法院不予支持。

关于争议焦点三

小米通讯公司、小米科技公司共同实施了侵害联安公司注册商标专用权的行为，应当承担停止侵权、赔偿损失、消除影响的法律责任。由于联安公司诉讼中明确其所指控的侵权标识为单独的“米家”，为与部分被诉侵权商品或销售页面使用的“小米米家”标识相区分，法院判令小米通讯公司、小米科技公司立即停止在被诉侵权商品及其包装上、销售网页中单独使用“米家”标识，并停止销售带有该标识的商品。小米科技公司基于与小米通讯公司共同实施的制造、销售侵权商品的行为，应对联安公司全部损失承担连带赔偿责任。小米通讯公司、小米科技公司的侵权行为割裂了注册商标与联安公司之间的联系，损害了涉案商标的商品来源识别作用，故一审法院判令两上诉人刊登声明，消除影响于法有据，法院予以维持。

关于赔偿数额，《中华人民共和国商标法》（2013年修正）第六十三条规定，侵犯商标专用权的赔偿数额，按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定；权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该商标许可使用费的倍数合理确定。对恶意侵犯商标专用权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上三倍以下确定赔偿数额。赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、注册商标许可使用费难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予三百万元以下的赔偿。

两上诉人的侵权行为割裂了涉案商标与联安公司的特定联系，导致联安公司拓展“MIKA米家”商标的市场空间受到抑制，其商标权利和商标价值无法得以充分体现，因此遭受经济损失。但联安公司对于损失的具体数额没有提供证据予以证明，本案难以按照联安公司因被侵权受到的实际损失确定赔偿数额。

联安公司主张按照侵权人因侵权获得的利益确定赔偿数额。一审法院采纳了两上诉人提交的被诉侵权商品总销售额，并根据被诉侵权商品的销售价和京东世纪贸易公司提供的进货价计算出毛利润率为30%，再酌定被诉侵权标识对于商品利润的贡献率，确定赔偿数额1200万元。对此，法院认为，首先，关于毛利润率，计算方法应为（销售价-进货价）/销售价*100%，一审法院采用了不同计价标准的销售价（含税）和进货价（不含税），计算方法存在错误，导致所得的毛利润率明显偏高。其次，侵权人因侵权所获得的利益一般应按照侵权人的营业利润计算，对于完全以侵权为业的侵权人，可以按照销售利润计算。本案两上诉人显然不属于以侵权为业的情形，一审法院以毛利润率计算侵权获利缺乏依据。营业利润系扣减销售费用、管理费用、财务费用后所得，通常明显低于毛利润，由于在案证据不能反映被诉侵权商品摊销的各项费用，导致营业利润率无法查明。第三，关于被诉侵权标识对商品利润的贡献率，联安公司并未对此提供证据加以证明，其对两上诉人自行提交的评估报告中的数据亦不予认可，故一审判决认定贡献率的依据不足。需要指出的是，以侵权人的获利计算赔偿数额时，应当注重被诉侵权商品销售利润与侵权行为之间的因果关系。在反向混淆的情况下，侵权人的经营能力、品牌知名度、营销推广能力明显强于商标权人，特别在商标权人对注册商标的使用和宣传有限的情况下，侵权人的销售利润往往远高于商标权人的损失，但对于侵权人基于其自身的商标商誉或者商品固有价值获得的利润，商标权人无权进行索赔。本案中，两上诉人的商品销售利润来源于多种因素，包括自身的企业声誉、技术力量、销售渠道等，尤其是被诉侵权商品上同时使用了小米科技公司的“小米”商标，消费者购买时亦会关注该些商标的商誉。就“米家”标识而言，其对于被诉侵权商品利润的贡献主要来源于该标识经过两上诉人的宣传和使用积累的商誉，该部分商品利润与被诉侵权行为之间欠缺直接因果关系，故一审判决以侵权人的获利计算赔偿数额依据不充分。综上，一审判决对于两上诉人侵权获利的计算方法有误，确定的赔偿数额依据不足，应予纠正。

由于联安公司因被侵权受到的实际损失、两上诉人因侵权所获得的利益均难以确定，涉案商标亦无合理的许可使用费可供参考，本案应当适用法定赔偿。法院将综合考虑涉案注册商标的显著性和知名度，两上诉人侵权行为的规模、性质、后果，侵权人的主观恶意等因素确定赔偿数额。法院注意到以下因素：1.联安公司在诉讼请求中明确损害赔偿计算时间截止到2017年12月4日。2.联安公司自2012年起对涉案商标进行持续使用和宣传，形成了一定的客户群体，涉案商标与联安公司之间建立起特定的联系，亦凝结了联安公司一定的商誉。两上诉人的侵权行为导致联安公司利用“MIKA米家”商标培养、建立自己商誉的机会被剥夺，今后的发展空间以及拓展市场的能力受阻，因此遭受损失。3.两上诉人自2016年起在侵权商品和外包装以及网店销售页面使用了“米家”标识，并通过多个网络渠道和实体专卖店销售侵权商品，同时在微信公众号宣传商品时亦使用了该标识，涉案被诉商品共10款，销售金额高，侵权规模大，侵权范围广。4.两上诉人作为知名度与影响力高的企业，在利用所占有的社会资源为其创造利润的同时，应当承担相应的社会责任，不得利用企业自身影响与优势地位侵夺他人商标，扰乱市场秩序。而在小米科技公司申请注册第18937089号“米家”商标被商标局驳回的情况下，两上诉人已明知或应知联安公司对“MIKA米家”商标享有权利，却仍在商品上及宣传中持续、广泛使用“米家”标识，漠视他人商标权的存在和商标法的相关规定，侵权主观故意明显，在确定赔偿数额时应予着重考虑。综上，法院确定小米通讯公司、小米科技公司连带赔偿联安公司经济损失300万元。一审法院确定的联安公司为维权支出的合理费用103767元于法有据，法院予以维持。

法院判决

一、维持浙江省杭州市中级人民法院（2017）浙01民初第1801号民事判决第三、四项；

二、撤销浙江省杭州市中级人民法院（2017）浙01民初第1801号民事判决第一、二、五、六、七项；

三、小米通讯技术有限公司、小米科技有限责任公司立即停止侵害杭州联安安防工程有限公司享有的第10054096号“MIKA米家”注册商标专用权的行为，即立即停止在多功能网关、无线开关、对讲机、智能摄像机云台版、智能摄像机1080P、小白智能摄像机、行车记录仪、烟雾传感器报警器、门窗传感器、天然气报警器商品及其包装上、销售网页中单独使用“米家”标识，停止销售标注“米家”标识的上述商品；

四、小米通讯技术有限公司于本判决送达之日起十日内赔偿杭州联安安防工程有限公司经济损失3000000元、为制止侵权行为所支付的合理开支103767元，共计3103767元，小米科技有限责任公司对以上全部赔偿金额承担连带责任；

五、驳回杭州联安安防工程有限公司的其他诉讼请求。