对商品商标的使用超出该类别商标用于指示其商品来源的必要范围，逾越商品商标的权利边界，则可能产生标识服务来源的效果，从而落入用于识别服务来源的服务商标的权利边界，构成商标侵权

案情简介：

原告上海老城隍庙餐饮（集团）有限公司（以下简称老城隍庙公司）、上海豫园南翔馒头店有限公司（以下简称豫园南翔馒头店公司）与被告上海南翔食品股份有限公司（以下简称南翔食品公司）、上海南翔餐饮管理有限公司（以下简称南翔餐饮公司）、上海市浦东新区北蔡镇润泽小笼店（以下简称润泽小笼店）因侵害商标权及不正当竞争纠纷一案诉至法院。

本案系一起涉中华老字号“南翔”商标侵权及不正当竞争纠纷。涉案原告传承自日华轩，系“南翔”服务商标权利人。被告与日华轩、嘉定的吴家馆有一定渊源关系，系“南翔”商品商标权利人。

争议焦点及法院观点：

（一）被诉行为是否构成商标侵权

经比对，被诉侵权标识“南翔”与原告主张权利的服务商标“南翔”的读音、文字均相同，仅在字体书写方面存在细微差别，构成相同商标。被诉侵权标识“南翔小笼”中的“小笼”为一类食物的统称，该标识的主要识别部分“南翔”与原告的服务商标文字相同，故以相关公众的一般注意力为标准来判断，“南翔小笼”标识与之构成近似。

商标是区分商品或服务来源的标志。服务商标与商品商标是两个不同的商标类别。商品商标通常直接标注于有形实物商品上，用于识别商品提供者；服务商标因服务的无形性特点往往附着于服务相关的场所招牌、工具等物品上，用于识别服务提供者。二者的识别对象不同，其获准注册时所核准的使用范围也不同，故二者的权利边界清晰明确。然看似泾渭分明的权利边界，实践中仍不乏有逾越边界的情形。

本案中，被告对被诉标识的使用即不规范地将其应用于识别商品来源的商品商标扩展使用至用于识别服务来源的物品上。被告在从事与拥有“南翔”服务商标的原告相同的经营小笼包的餐饮服务中，对其商品商标的使用已超出该类别商标用于指示其商品来源的必要范围，逾越了商品商标的权利边界，并落入用于识别服务来源的服务商标的权利边界从而产生标识服务来源的效果。故应认定被告对被诉标识的使用与原告服务商标的使用在类别上构成相同。

原告获准使用于餐饮的服务商标、被告获准使用于食品的商品商标的注册商标专用权依法均受保护。被告明知原告的服务商标具有较高知名度，仍逾越权利边界，将其商品商标扩展使用至餐饮服务及相应加盟招商宣传之中，主观上具有攀附原告服务商标商誉的故意，客观上亦造成相关公众的混淆误认，构成对原告服务商标专用权的侵害。

（二）基于地名、字号合法使用的抗辩能否成立

根据《商标法》第五十九条之规定，注册商标中含有地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。两原告的服务商标涉及地名“南翔”，故其作为商标权人虽有权禁止他人使用该标识来指示服务的来源，但无权禁止他人正当使用“南翔”这一地名。

判断使用地名的行为是否正当，关键在于其是对该地名系作为对地理位置的描述性使用还是作为识别商品或服务来源的商标性使用。若使用该地名仅是为了描述地理位置且不会对来源产生混淆误认，则不宜仅因地名商标的存在而禁止他人正当使用该地名；反之，若将该地名作为指示来源的使用且导致相关公众对来源的混淆误认，则不宜认定为正当使用。

根据查明的事实，涉案店铺均不位于南翔镇内，但却在店招、店内装潢等处将“南翔”“南翔小笼”突出标注，亦无其他任何关于地理位置的描述、介绍。以一般消费者的认知，该种标注方式应为指示来源意义的商标性使用，而非对于地理位置的说明或描述。

字号作为企业名称中的主要识别部分，虽然可以被用于特许经营项目，但是明知对字号的许可使用行为会造成市场混淆，损害他人合法权益的，该行为则不具有合法性，依法应当予以制止。

涉案店铺的加盟合同所涉的品牌虽是“南翔小笼”，但其中最具识别意义的仍是“南翔”。根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条第一项的规定，将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业字号在相同或者类似商品上突出使用，容易使相关公众产生误认的使用方式，属于商标侵权行为。

两被告于2019年开展餐饮加盟业务时，应当预见如将“南翔”字号授权他人使用，会造成相关公众对商品和服务来源产生混淆，以及商品和服务提供者间存在关联关系的误认，会损害原告的合法权益，但被告却放任这种结果发生，甚至在原告采取维权行为之后，仍未停止上述行为，其攀附商誉的主观恶意明显，构成对原告服务商标专用权的侵害。