【百一案评】与职务有关的发明创造判断四要件(指导案例158号)
判断发明创造是否属于“有关的发明创造”,应注重维护原单位、离职员工以及离职员工新任职单位之间的利益平衡,综合考虑离职员工的具体工作内容、涉案专利与本职工作或原单位分配任务的相互关系、原单位对涉案专利的参与程度、是否有合法来源、对研发过程或技术来源能否作出合理解释。
案号:(2019)最高法民申6342号
本案为最高人民法院第28批指导性案例158号
案情简介:
再审申请人李坚毅、深圳市远程智能设备有限公司(以下简称远程公司)因与被申请人深圳市卫邦科技有限公司(以下简称卫邦公司)专利权权属纠纷一案,不服广东省高级人民法院(2018)粤民终2262号民事判决,向最高人民法院申请审。
争议焦点及法院观点:
发明创造是复杂的智力劳动,离不开必要的资金、技术和研发人员等资源的投入或支持,并承担相应的风险。在涉及与离职员工有关的职务发明创造的认定时,既要维护原单位对确属职务发明创造的科学技术成果享有的合法权利,鼓励和支持创新驱动发展,同时也不宜将“有关的发明创造”作过于宽泛的解释,导致在没有法律明确规定或者竞业限制协议等合同约定的情况下,不适当地限制研发人员的正常流动,或者限制研发人员在新的单位合法参与或开展新的技术研发活动。
在判断涉案发明创造是否属于“有关的发明创造”时,应注重维护原单位、离职员工以及离职员工新任职单位之间的利益平衡,综合考虑以下因素:
一是离职员工在原单位承担的本职工作或原单位分配的任务的具体内容。
二是涉案专利的具体情况以及涉案专利与本职工作或原单位分配任务的相互关系。
三是原单位是否开展了与涉案专利有关的技术研发活动,或者是否对有关技术具有合法的来源。
四是权利人、发明人能否对于涉案专利的研发过程或者技术来源作出合理解释。
本案争议焦点认定如下:
首先,关于李坚毅在卫邦公司任职期间承担的本职工作或分配任务的具体内容。
第一,李坚毅于卫邦公司任职期间担任生产制造总监,直接从事配药设备和配药装置的研发管理等工作。
第二,李坚毅在卫邦公司任职期间,曾以部门经理名义,在研发部门采购申请表上签字,并在多份与涉案专利技术密切相关且加盖有“受控文件”的技术图纸审核栏处签字。
第三,李坚毅多次参与卫邦公司内部与用药自动配药设备和配药装置技术研发有关的会议或讨论,还通过电子邮件接收研发测试情况汇报,安排测试工作,并对研发测试提出相应要求。
综上,可以认定李坚毅在卫邦公司任职期间承担的本职工作或分配的任务,能够直接接触、控制、获取卫邦公司内部与用药自动配制设备和配药装置技术研发密切相关的技术信息,且这些信息并非本领域普通的知识、经验或技能。因此,李坚毅在卫邦公司承担的本职工作或分配的任务与涉案专利技术密切相关。
其次,关于涉案专利的具体情况及其与李坚毅的本职工作或分配任务的相互关系。
第一,将涉案专利与卫邦公司的473专利相比,二者解决的技术问题、发明目的、技术效果基本一致,二者技术方案高度关联。
第二,在卫邦公司提供的与李坚毅的本职工作有关的图纸中,涉及与涉案专利密切相关的部件,相关图纸上均加盖“受控文件”章,在“审核”栏处均有李坚毅的签字。
第三,在李坚毅与卫邦公司有关工作人员的往来电子邮件中,讨论的内容直接涉及与涉案专利技术方案密切相关的研发活动。
综上,可以认定涉案专利与李坚毅在卫邦公司承担的本职工作或分配的任务密切相关。
复次,卫邦公司在静脉用药自动配制设备领域的技术研发是持续进行的。其中多项专利是在李坚毅入职卫邦公司前申请,且涉及自动配药装置。因此,对于李坚毅主张卫邦公司在其入职前已经完成了静脉配药装置研发工作,涉案专利不属于职务发明创造的相关申请再审理由,不予支持。
最后,关于李坚毅、远程公司能否对涉案专利的研发过程或者技术来源作出合理解释。根据涉案专利说明书,涉案专利涉及“静脉用药自动配制设备和摆动型转盘式配药装置”,共有13页附图,约60个部件,技术方案复杂,研发难度大。李坚毅作为涉案专利唯一的发明人,在离职卫邦公司后不到3个月即以个人名义单独申请涉案专利,且不能对技术研发过程或者技术来源做出合理说明,不符合常理。
最高人民法院再审认为一、二审法院认定涉案专利属于李坚毅在卫邦公司工作期间的职务发明创造并无不当。李坚毅、远程公司的申请再审理由不能成立。
相关法律法规:
《中华人民共和国专利法》第六条:“执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位。”
《中华人民共和国专利法实施细则》第十二条第一款第(三)项:“退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的,与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造”属于职务发明创造。