裁判要旨

1、独占许可合同的被许可人在注册商标受到侵害，商标权人未提起诉讼时享有起诉的权利，但这并未排除商标权人独立提起诉讼的权利。

2、权利人将注册商标独占许可给他人使用，当权利受到侵害时其虽有权提起诉讼，但鉴于已收取许可使用费，因此不享有除此之外的其他经济利益，故商标权人诉请的行为虽构成侵权但其本人无法获得赔偿。

案情梳理

本案为刘悦与合肥市安之酸化妆品有限责任公司（以下简称安之酸公司）、合肥安之酸营养美发经营有限公司（原名称合肥安之酸五贝子美发经营有限公司，以下简称安之酸经营公司）、北京御奇日通化妆品有限公司（以下简称御奇公司）、北京韦氏·黛安娜化妆品有限公司（以下简称黛安娜公司）的侵害商标专用权纠纷。

刘悦于2005年11月23日向国家商标局提出第5020178号“五贝子”商标的注册申请，并于2015年1月28日被核准注册，其核定使用的商品类别为第3类，包括洗面奶、化妆品、洗发液等。2009年12月20日，刘悦将“五贝子”商标许可吉林省御美天品科技开发有限公司（以下简称御美天品公司）独占使用。

2013年9月12日，安之酸公司向国家商标局提出“安之酸五贝子”商标的注册申请，注册申请号为13231859，后于2016年3月11日被准予注册。2015年5月8日，安之酸公司委托御奇公司代为生产“安之酸营养五贝子”牌御奇染发膏系列产品。后查明这些通过官网发布以及在实体店销售的产品上对“安之酸营养五贝子”商标标识中“五贝子”三字进行了突出使用；安之酸经营公司在其招商手册以及开设的直营店门头及店内装潢中，对“五贝子”三字也进行突出使用。且该产品外包装上标注“安之酸公司荣誉出品、御奇公司出品、黛安娜公司生产”字样。

争议焦点

本案争议焦点主要围绕刘悦是否具有本案原审原告主体资格，安之酸公司、御奇公司、安之酸经营公司、黛安娜公司的涉案行为是否侵害了刘悦第5020178号注册商标专用权以及如何承担民事责任展开。

对此刘悦主张涉案被控侵权人行为性质恶劣，主观恶意明显且其已经以“安之酸五贝子”与“五贝子”商标标识构成近似为由，向商标评审委员会提出无效请求，案件正在审理中。并认为作为案涉商标的权利人，即便该商标已经独占许可给第三人使用，也改变不了其商标权利人的地位，即他是商标价值的最终归属者，有权提起诉讼并获得赔偿。

安之酸公司、安之酸经营公司、御奇公司则主张其涉案行为未侵害刘悦享有的“五贝子”注册商标专用权。首先安之酸公司享有“安之酸五贝子”的注册商标专用权，其对该商标的使用具有法律依据。其次五倍子是一种传统中药，“五贝子”通“五倍子”，其使用“五贝子”标识是对中药药材名的正当使用。最后染发剂与洗发产品并不属于相同或近似商品且基于刘悦未在安徽市场进行宣传推广，涉案行为不会造成一般消费者误认和混淆。三公司认为刘悦已将案涉商标独占许可给御美天品公司使用，在此期间内，刘悦无权使用涉案商标，也不享有经济权利，无权请求他人赔偿，不具备本案一审原告主体资格。

一审判决结果及理由

一审最终判决安之酸公司、黛安娜公司、御奇公司、安之酸经营公司立即停止生产、销售侵犯刘悦“五贝子”注册商标专用权的商品，安之酸公司立即停止在其经营的网站上、宣传资料上以及开设门店中使用侵犯刘悦“五贝子”注册商标专用权的商标标识并且四公司共同赔偿刘悦经济损失及制止侵权的合理支出共计25万元。

其判决主要基于以下理由：

1、不同注册商标之间本身并不存在是否冲突的问题，可能存在冲突的是相关主体对自己商标等标识的使用方式是否超出了法律允许的范围，是否侵害了他人权利。

本案中两者均依法取得注册商标专用权，尽管两注册商标核定使用的商品类别均为第3类，但如果各被告对“安之酸五贝子”商标进行规范使用，不致造成相关消费者的混淆误认。而四公司对“五贝子”三个字进行突出使用，此种使用结果容易和涉案注册商标产生混淆，并使相关消费者对该产品产生与“五贝子”商标权人有着某种联系的误认，此使用方式已超出了法律允许的范围。

2、判断是否构成商标侵权，客观上应考察被控侵权人对相关标识的使用状态，及该状态是否有合法的权利基础，主观上应考察使用者有无混淆的故意以及相关商标的知名度和影响范围。

此案中安之酸公司、安之酸经营公司、御奇公司、黛安娜公司在经营活动中对“安之酸五贝子”商标的使用行为，属于在类似商品上使用与刘悦享有的“五贝子”商标近似的商标，主观上有搭便车的故意，客观上容易造成相关消费者的混淆误认，因而侵犯了刘悦享有的“五贝子”注册商标专用权。

二审判决分析

二审法院维持了部分一审判决结果即判决四公司停止生产、销售侵犯刘悦“五贝子”注册商标专用权的商品，安之酸公司立即停止在其经营的网站上使用侵犯刘悦“五贝子”注册商标专用权的商标标识。撤销了一审法院关于损害赔偿等其他判决，具有如下法律意义：

1、独占许可合同的被许可人在注册商标受到侵害，商标权人未提起诉讼时享有起诉的权利，但这并未排除商标权人独立提起诉讼的权利。

《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第四条规定，在注册商标专用权被侵害时，独占使用许可合同的被许可人可以向人民法院提起诉讼。刘悦作为第5020178号“五贝子”注册商标专用权人，在其商标专用权受到侵害时，提起诉讼的权利并没有因此被排除，其主体适格。

2、商标侵权的审查无需以行为人具有侵权故意，以及在先商标具有知名度等因素为前提，行为人在类似商品上突出使用权利人享有专用权的商标标识，易使相关公众混淆，即可判定侵犯注册商标专用权。

《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十一条规定，商标法第五十二条第（一）项规定的类似商品是指在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面相同，或者相关公众一般认为其存在特定联系，容易造成混淆的商品。本案被控侵权商品与涉案商标核定使用的商品类别均为第3类构成近似。

尽管安之酸公司享有“安之酸五贝子”注册商标专用权，但其所使用的商业标识将“五贝子”与“安之酸”分开，“五贝子”放大并做变形处理后位于整体标识的显著位置，普通消费者施以一般注意力更容易注意到“五贝子”字样而忽视“安之酸”。

本案中没有证据表明“五贝子”与“五倍子”相通，且即便两者相通，亦无法确认“五贝子”已经成为染发剂、焗油膏类商品的通用名称，且三公司对“五贝子”文字的使用并非标明商品所使用的原材料及成分，而是旨在指示商品和服务来源。

3、权利人将注册商标独占许可给他人使用，当权利受到侵害时其虽有权提起诉讼，但鉴于已收取许可使用费，因此不享有除此之外的其他经济利益，故商标权人诉请的行为虽构成侵权但其本人无法获得赔偿。

安之酸公司、安之酸经营公司、御奇公司、黛安娜公司侵害刘悦的注册商标专用权，应承担停止侵权的民事责任。但对于经济损失赔偿问题，鉴于刘悦已将案涉商标独占许可给案外人御美天品公司使用，许可期限自2009年12月20日至2017年12月31日，在此期间刘悦无权使用该商标，对涉案商标不享有除收取许可使用费之外的其他经济权利，故对其赔偿损失的请求不予支持，但对其为制止侵权所支付的合理开支酌情支持