【百一案评】集成电路布图设计专有权保护范围的确定 ——以南京芯联公司与昂宝公司侵害集成电路布图设计专有权纠纷案为例
集成电路布图设计专有权作为一种知识产权,应当有明确的保护范围,这是专有权得到有效保护的前提。在我国集成电路布图设计的保护以登记为前提,《集成电路布图设计保护条例》(以下简称“《条例》”)第八条规定“布图设计专有权经国务院知识产权行政部门登记产生。未经登记的布图设计不受本条例保护。”所以在司法实践中,原告为举证其主张权利的布图设计的具体内容,其通常会请求受理案件的法院向国家知识产权局调取其登记备案的布图设计,以确定涉案布图设计的具体内容。在登记时,《条例》及《集成电路布图设计保护条例实施细则》(以下简称“《细则》”)要求必须提交“布图设计的复制件或者图样”,布图设计已投入商业利用的,还必须提交“含有该布图设计的集成电路样品”。复制件或者图样的电子版本则可提交也可不提交。实务中的情况总是很复杂,在侵犯集成电路布图设计专有权的案件中,如果当事人提交的同一布图设计登记申请中的纸质、电子版和芯片样品所反映的布图设计并不完全相同,在这种情况下,该如何确定涉案布图设计的具体内容呢?本文以南京智浦芯联与昂宝电子侵害集成电路布图设计专有权纠纷案为例,探寻目前最高人民法院(以下简称“最高院”)对此的认定。
案情简介:
原告:昂宝电子(上海)有限公司(以下简称“昂宝公司”)
被告:南京智浦芯联电子科技有限公司(以下简称“南京芯联公司”)
深圳市芯联半导体有限公司(以下简称“深圳芯联公司”)
昂宝公司是名称为OB2535/6/8,登记号为BS.09500527.7的集成电路布图设计专有权人,该布图设计合法有效。南京芯联公司登记有名称为CL1100的集成电路布图设计,晚于昂宝公司的布图设计。南京芯联公司和深圳芯联公司生产、销售的CL1100、CL1101集成电路芯片产品系对涉案布图设计的复制。其布图设计与涉案布图设计相比,在元件、元件空间布局、元件连接关系、线路连接排布与走向、元件及线路的尺寸规格等方面均相同,甚至在备用的不具有实际功能的电路部分都相同。故昂宝公司提起诉讼,请求判令南京芯联公司和深圳芯联公司承担侵权赔偿责任。
争议焦点:应否依据昂宝公司登记时提交的样品确定涉案布图设计的保护内容?
昂宝公司认为,申请登记时提交的图样纸件有可能并不清晰,公告公示后公众并不能清楚了解布图设计,而样品是实际商业利用中的集成电路产品,公众可以依该产品对其布图设计进行研究了解,故应当以其提交的集成电路样品确定布图设计专有权的保护范围,而不应当以纸件上的图样。
江苏高院二审((2013)苏知民终字第0180号):
第一,以复制件或图样为准确定专有权的保护内容,符合《条例》规定的精神。对于申请时已投入商业利用的布图设计,申请人除了需要提交样品外,仍然需要提交布图设计的复制件或者图样。因此,《条例》第十六条及《细则》第十七条规定可以解释为提交复制件或者图样是获得布图设计专有权的必要条件,昂宝公司认为,登记时提交样品,就应当以样品来确定专有权的保护内容与《条例》规定的基本精神不符。
第二,以复制件或图样为准确定专有权的保护内容,符合布图设计专有权制度以公开换保护的原则精神。布图设计本质上是关于电路图或逻辑图中每个元件或功能单元在版图中的位置摆布、压焊点、电源线、地线及信号线走向等的一种技术方案。《细则》第三十九条明确规定社会公众有查阅权,这说明设立布图设计专有权制度的目的首先是要促进技术公开,通过赋予社会公众查阅权,使得社会公众通过查阅可以获知布图设计的内容,从而促进集成电路技术的进步与创新。通过样品获取布图设计专有权的保护内容,显然是增加了社会公众获取专有权公开内容的成本,不利于鼓励集成电路技术的创新,不利于促进产业的发展,亦不符合《条例》公开换保护的立法精神。
第三,单独以样品确定布图设计的保护内容,可能会不适当地扩大专有权人的权利范围。受布图设计专有权保护的仅是布图设计中具有独创性的部分,或者是由常规设计组成的布图设计的组合作为整体符合独创性的内容。如果申请人登记时仅提交具有独创性部分的布图设计,则由于样品中包括布图设计的全部三维配置信息,而样品中的三维配置信息必然大于复制件或图样中的内容,此时以样品确定布图设计中的独创性内容,可能导致保护内容的不确定性,也可能导致不适当地扩大专有权人的权利范围。
第四,在样品与复制件或图样中的布图设计一致的情况下,必要时也可以用样品来辅助确定复制件或者图样中布图设计专有权的保护内容。
最高院((2015)民申字第745号):
《条例》以及《细则》对于布图设计登记所需提交复制件、图样等资料的有关要求作了非常细致的规定。对于布图设计复制件或图样需要放大后方可辨认的客观情况,也有充分考虑。不仅要求至少放大20倍以上,而且未设上限。对于复制件或图样纸件大小,也没有硬性限制。只是要求将大于A4纸的纸件,折叠成A4纸格式。与此同时,基于自愿提交相应电子文档的,还特别要求电子文档应当包含该布图设计的全部信息,并注明文件的数据格式。尽管布图设计客观上存在复杂程度上的差别,进行登记时需要准备相关资料的难易程度也不相同,但没有证据表明,前述规定关于复制件或图样的要求,客观上是根本无法实现的。另外,对于尚未投入商业使用的布图设计进行登记,《条例》以及《细则》并无提交样品的相关规定。对于尚未投入商业使用的布图设计,通过提交复制件或图样以及相应电子文档完成登记,属于法定要求。可见,在提交复制件或图样的问题上,无论布图设计是否投入商业使用均要求相同,没有作出区别对待。由此,如果人民法院在相关诉讼程序中忽略复制件或图样的法律地位,直接依据样品确定布图设计保护内容,极有可能引发轻视复制件或图样法律地位的错误倾向,使现行法律关于申请资料的相关要求无法落实,引发登记行为失范,产生不良导向作用。
《细则》第三十九条规定,布图设计登记公告后,公众可以请求查阅该布图设计登记簿或者请求国家知识产权局提供该登记簿的副本。公众也可以请求查阅该布图设计的复制件或者图样的纸件。尽管在制度设计层面,布图设计保护制度是否存在类似专利制度的“公开换保护”机制,至今仍存较大争议,但毋庸置疑的是,如果无视登记制度中关于纸质复制件或图样的要求,必然会使前述公众通过查阅方式获知布图设计内容的相关规定,形同虚设。
实际上,在现有技术条件下,即便属于相对复杂的布图设计,只要通过适当努力,完全可以按照前述规定的要求提交申请材料。况且本案所涉布图设计并非属于极端复杂的情形。因此,昂宝公司所称布图设计发展日趋精密复杂,纸质复制件或图样不仅客观上难易制作,而且无法准确表示布图设计的保护内容,应以登记时提交的样品确定保护内容的相关主张,缺乏充分的事实和法律依据。
进一步讲,《条例》第八条规定,布图设计专有权经国务院知识产权行政部门登记产生;未经登记的布图设计不受本条例保护。可见,依法登记是保护布图设计获得保护的先决条件。根据《细则》第十七条的规定,如果布图设计登记申请时未提交布图设计的复制件或者图样,国家知识产权局不予受理。因此,未按法定要求进行登记的,不应享有《条例》保护的布图设计专有权。就本案而言,昂宝公司申请登记时没有按照相关规定提交完整齐备的复制件或图样,属于履行登记手续不符合法律规定的情形,应自行承担相应法律后果。
结论:由于集成电路布图确权案件极少,从现有的个别案例可以看出,最高院目前的观点是以纸质图样呈现的版图为依据确定保护范围,也有不同观点【1】认为,随着集成电路技术的进步,传统意义上的纸质图样已经无法清楚完整地展示芯片内部版图的全部细节,以0.35微米技术为例,至少要放大1000倍才可能看清楚芯片内部的层次和具体细节,在登记时让申请人提交一个放大到1000倍以上的纸质图样,则申请成本过高,实践中也没有申请人这样做。况且,如果采用纳米技术,对纸质图样的放大倍数要求会更高。
[1]曹志明,王志超.集成电路布图设计专有权保护相关问题研究——国内首例侵权纠纷行政裁决案件引发的思考[J].知识产权,2018(07):60-67.