裁判要点

专利法第六十九条第二项规定：“在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的，不视为侵犯专利权。”《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（以下简称专利纠纷解释）第十五条规定：“被诉侵权人以非法获得的技术或者设计主张先用权抗辩的，人民法院不予支持。有下列情形之一的，人民法院应当认定属于专利法第六十九条第（二）项规定的已经做好制造、使用的必要准备：（一）已经完成实施发明创造所必需的主要技术图纸或者工艺文件；（二）已经制造或者购买实施发明创造所必需的主要设备或者原材料。专利法第六十九条第（二）项规定的原有范围，包括专利申请日前已有的生产规模以及利用已有的生产设备或者根据已有的生产准备可以达到的生产规模。”以上规定，构成专利法先用权抗辩的法律依据。

案情简介

一审案号： （2018）京73民初1113号

二审案号：（2020）最高法知民终85号

上诉人（原审被告）：北京育益教育科技有限公司。

被上诉人（原审原告）：王得如。

案由：侵害实用新型专利权纠纷

上诉人北京育益教育科技有限公司（以下简称育益公司）因与被上诉人王得如侵害实用新型专利权纠纷一案，不服北京知识产权法院于2019年9月26日作出的（2018）京73民初1113号民事判决，向最高人民法院提起上诉。涉案专利系专利号为201620874182.X、名称为“一种蒙氏串珠趣味数学操作盒”的实用新型专利，申请日为2016年8月5日，授权公告日为2018年5月25日，专利权人为王得如。涉案专利现为有效状态。

争议焦点

育益公司上诉请求：

撤销原审判决第一、二判项，依法驳回王得如的全部诉讼请求。

事实和理由：

（一）育益公司生产和销售被诉侵权产品，未侵害涉案专利权。涉案专利证书显示王得如为发明人和专利权人，但事实上王得如从事的职业为健身教练，其从未参与教学教具的开发研究，与涉案专利产品有关联的为育益公司法定代表人曹晓坡和王得如的父亲王增发，但王增发恶意以其子的名义申请涉案专利。曹晓坡与王增发为表兄弟关系，均从事教学教具的开发生产。2016年6月初，曹晓坡最先设计完成涉案专利产品，2016年6月已将产品手模打印制作完成，王增发曾在曹晓坡处看到过涉案专利产品。2017年2月7日，育益公司与王增发签订了《合作协议》（以下简称协议），协议第1条约定“乙方(王增发)自愿加入育益公司”，第2条约定“乙方立即注销其拥有和实际控制的北京宇恩国际教育文化有限公司（以下简称宇恩公司）和高邑县金太阳软件研发中心（高邑县太阳学具研发中心）”，第4条约定“五年内乙方不得将自己拥有的包括数学教学在内的任何可能妨害甲方（育益公司）相关利益的相关专利，私自用于商业用途或转让给除甲方之外的任何第三方，如甲方需使用，须向乙方支付相应报酬。甲、乙双方合作期间，乙方研发的所有专利产品，甲方享有优先使用权”，第5条约定“乙方把之前宇恩公司和高邑金太阳软件研发中心（高邑县金太阳学具研发中心）市面所有利益与责任由甲方担负，包括市场业务、代理关系、教材《智能学具》及《蒙氏串珠趣味数学》引起的责任问题，所开发的幼教市场全部移交给甲方统一管理，乙方有义务服从甲方统一安排，做好新旧市场对接工作。”协议签订后，王增发在育益公司处工作至2017年9月，共同进行包括涉案专利产品在内的教学教具的生产销售，期间王增发及王得如从未提出过任何异议。至2018年8月，王增发在微信朋友圈发公告称涉案产品有专利，育益公司才知晓王得如以自己的名义对涉案产品申请了专利。通过上述事实可以证明，涉案产品是曹晓坡最先设计出来的，由于曹晓坡与王增发彼此是亲属关系，曹晓坡未加防范，也不可能留有相关证据。但在不考虑上述事实的情形下，通过2017年2月7日的协议，王增发已将其相关产品交由育益公司经营，并承诺注销相关公司，不再私自销售产品，并明确写明王增发研发的所有产品，育益公司有优先使用权，且后续王增发在育益公司工作，进行包括涉案产品在内的教学教具销售。鉴于王增发与王得如为父子关系，且王得如未从事过教学教具的开发和经营，可以推断出王增发以其子名义申请涉案专利，王增发是实际控制人，王得如也未向育益公司提出过任何异议，因此育益公司没有侵害涉案专利权。

（二）涉案专利无效行政案件正在北京知识产权法院审理，因此本案应中止审理，待行政案件审结后再行审理。

（三）本案与另一关联案件（2020）最高法知民终86号案（以下简称86号案）涉及的产品，均由曹晓坡设计。2016年6月，曹晓坡委托金华三指峰算盘有限公司（以下简称三指峰公司）生产被诉侵权产品的模具，三指峰公司又于2016年7月8日委托义乌江浩塑胶科技有限公司（以下简称江浩公司）生产被诉侵权产品的模具。换言之，育益公司在涉案专利申请日前就已生产、销售与涉案专利技术方案相同的产品，依法享有在先使用权，不构成对涉案专利权的侵权。
　　

王得如辩称：

育益公司未经王得如许可，擅自使用涉案专利进行大规模销售，影响王得如的正常运营，并给其本人造成巨大的损失。原审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。

二审法院认为，根据育益公司二审的上诉请求、王得如的答辩意见，以及查明的案件事实，本案争议焦点为：

（一）育益公司依据协议主张的优先使用权能否成立；

（二）育益公司就被诉侵权产品主张的先用权抗辩能否成立。
　　一、关于育益公司依据协议主张的优先使用权能否成立的问题
　　育益公司上诉认为，根据其与王增发之间签订的合作协议，其就被诉侵权产品“五五合十学具”享有优先使用权。对此二审法院认为，育益公司的上诉主张不能成立，理由如下：

首先，协议系在育益公司与王增发之间订立，涉案专利权人王得如并非该协议的签约方，故按照合同相对性的法理，该协议对王得如并无约束力。

其次，协议约定的是自协议生效之日起五年内王增发不得将自己拥有的包括数学教学在内的任何可能妨害甲方商业利益的相关专利私自用于商业用途或转让给除甲方之外的任何第三方。可见，该条款内容约定的是王增发不得将其本人拥有的相关专利用于商业用途或转让给育益公司以外的第三方，而涉案专利的权利人系王得如，并非王增发。亦即，协议并未覆盖王得如拥有的涉案专利权，王增发无权处分王得如名下的涉案专利权。同时，涉案专利权为王得如所合法享有，故在未征得王得如本人同意的情况下，育益公司和王增发亦均无权对涉案专利权施加不作为义务的负担。

复次，合作协议约定的是在育益公司与王增发合作期间，对王增发研发的所有专利产品育益公司享有优先使用权。可见，该条款内容约定的是育益公司就王增发本人在双方根据协议进行合作期间所研发的专利享有优先使用权，而涉案专利的申请日为2016年8月5日，远远早于协议的签订日（2017年2月7日）和生效日（2017年2月13日）。亦即，涉案专利并非在育益公司与王增发合作期间由王增发所研发的专利。故育益公司主张根据协议对涉案专利享有优先使用权，已经超出该协议条款内容文义的射程范围。

最后,育益公司认为在双方合作期间，王增发和王得如均未对育益公司生产、销售五五合十学具的行为提出异议。但是，即使王增发对育益公司在双方合作期间由育益公司实施的生产、销售行为不持异议，亦不代表涉案专利权人王得如对此予以事前同意、事中默许或者事后追认。而于涉案专利权人王得如而言，其是否就其涉案专利权向包括育益公司在内的不特定第三人主张禁用权，系其个人意思自治的范畴。换言之，在涉案专利权存续期间，王得如是否主张、何时主张以及向何人主张涉案专利的禁用权，应当委由其个人意思自治。育益公司以“王得如对其此前生产、销售被诉侵权产品的行为不持异议”为由，认为王得如默许其可以继续实施涉案专利的技术方案，该主观推定缺乏事实和法律依据。
　　综上，育益公司关于其就被诉侵权产品享有优先使用权的主张不能成立。
　　二、关于育益公司就被诉侵权产品主张的先用权抗辩能否成立的问题
　　专利法第六十九条第二项规定：“在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的，不视为侵犯专利权。”《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（以下简称专利纠纷解释）第十五条规定：“被诉侵权人以非法获得的技术或者设计主张先用权抗辩的，人民法院不予支持。有下列情形之一的，人民法院应当认定属于专利法第六十九条第（二）项规定的已经做好制造、使用的必要准备：（一）已经完成实施发明创造所必需的主要技术图纸或者工艺文件；（二）已经制造或者购买实施发明创造所必需的主要设备或者原材料。专利法第六十九条第（二）项规定的原有范围，包括专利申请日前已有的生产规模以及利用已有的生产设备或者根据已有的生产准备可以达到的生产规模。”以上规定，构成专利法先用权抗辩的法律依据。根据上述法律规定可知，“先用权抗辩”成立的关键要件是：在专利申请日前，被诉侵权者已经制造与专利授权技术方案相同的产品或者为此做好制造该专利产品的准备，被诉侵权者已经使用与专利授权技术方案相同的方法或者为此做好使用该专利方法的准备。这就意味着，专利纠纷解释第十五条所规定的“主要技术图纸或者工艺文件”必须是能够反映出专利技术方案的技术图纸或者工艺文件，“主要设备或者原材料”必须是能够确保专利技术方案实施的设备或原材料。
　　根据育益公司二审提交的证据，结合庭审查明的相关事实，以及上述关于先用权抗辩成立的法律构成要件之分析，二审法院认为，育益公司所主张的先用权抗辩不能成立，具体理由如下：
　　第一，涉案专利权利要求书所记载的权利要求1，既限定了操作学具本体的操作区的数量，还限定了每一个操作区的珠杆的数量、珠杆上套设的珠子的数量及每一个操作区区的每一个珠杆上的珠子颜色安排，并限定了遮挡板与操作区或者遮挡板与操作区上每一个珠杆的方位关系。但是，标记有江浩公司名称的八张“五五合十学具”产品设计图，均不能反映涉案专利权利要求1的技术方案所限定的全部技术特征。亦即，该证据不能认定属于上述司法解释所规定的能够反映专利技术方案的“主要技术图纸或者工艺文件”。因此，对标记有江浩公司名称的八张“五五合十学具”产品设计图的证据证明力，二审法院不予认可。
　　第二，育益公司用以证明其已经在涉案专利申请日前就已经制造相同专利产品或做好制造准备而提交的相关证人出具的书面证明、书面证言、相关证人到庭所作的陈述等证据，前述证据所记载的内容存在诸多疑点、矛盾，不能形成合理、完整的证据链条。具体如下：其一，按照骆永强出具的《证明》《证言》及出庭作证陈述的内容，曹晓坡仅委托徐跃平所在的江浩公司设计五五分十智能学具的图纸和手模，并不涉及五五合十智能学具产品。但是，按照徐跃平的书面证言和到庭陈述的内容，其明确声称其根据曹晓坡的要求设计了五五合十智能学具、五五分十智能学具两款手模和两个产品的设计图纸，只是最终实际生产的模具是五五分十智能学具的模具。可见，骆永强和徐跃平的说法不一致。其二，按照徐跃平出具的书面证言，曹晓坡明确要求其只生产五五分十智能学具的模具，五五合十智能学具模具暂时不生产。如果徐跃平的陈述内容属实，则至少说明曹晓坡及其所在的育益公司在涉案专利申请日前，主观上并无制造涉案专利产品或着手制造涉案专利产品之必要准备的意图。其三，按照徐跃平的书面证言和到庭陈述的内容，五五合十智能学具的设计图纸是由其本人和江浩公司另一员工余霖所共同设计完成，但根据育益公司提交的标记设计单位为“江浩公司”的八张五五合十产品设计图纸，其上载明的“设计人”均为“方绍江”，“审核人”均为“王书华”。可见，五五合十智能学具设计图纸所记载的设计人并非徐跃平，虽然徐跃平的当庭陈述对此解释称是由其本人与余霖设计出图纸，再由方绍江将该图纸录入电脑打印出来并送交生产部门的王书华审核，但该解释缺乏其他证据予以相互印证。故仅从证据内容的形式进行审查，至少可以认定设计图纸记载的设计人与徐跃平本人的证人证言内容不相符。最后，根据涉案专利的权利要求书和说明书记载的内容，涉案专利产品的本体为两个操作区以及在本体一侧设置的等式区。但是，根据徐跃平到庭陈述的产品设计细节，其先称产品的模具是划分为三个区域、三个盖板加两个小盖板共计五个盖板，之后又改称产品的模具下面有四个盖板。可见，徐跃平对学具产品结构的描述明显与涉案专利产品的结构不符。徐跃平既然自称五五合十产品的图纸和手模均是由其本人设计，却对出自己之手的产品结构无法进行准确描述，明显不合常理。因此，二审法院对徐跃平提交的书面证言和到庭所作陈述内容证明力均不予认可。
　　综上，育益公司就被诉侵权产品主张的先用权抗辩不能成立。

判决结果

　驳回上诉，维持原判。