与现有技术抗辩的审查方式类似，先用权抗辩是以专利权利要求为参照，确定被诉侵权技术方案中被指控落入专利权保护范围的技术特征，并判断被诉侵权产品是否与在申请日已经制造相同产品、使用相同方法或者已经做好制造、使用的必要准备的技术方案相同或者实质相同。

案号：(2020)最高法知民终642号

案情简介：

上诉人上海丁香环境科技有限公司(以下简称丁香公司)因与上诉人上海复禹环境科技有限公司(以下简称复禹公司)侵害发明专利权纠纷一案，不服一审判决，向最高人民法院提起上诉。

丁香公司和复禹公司均是生产“水处理箱体装置”的公司。2016年3月11日，丁香公司向国家知识产权局申请了涉案专利，该专利申请公布日为2016年5月18日，授权公告日为2017年12月5日。2019年2月19日，丁香公司向法院提起诉讼，主张复禹公司生产、销售、许诺销售被诉侵权产品，复禹公司提出不侵权抗辩、现有技术抗辩和先用权抗辩。

一审法院认定被诉侵权产品落入涉案专利保护范围，判决复禹公司停止侵权并赔偿损失；二审法院认为复禹公司的先用权抗辩成立，改判驳回丁香公司诉讼请求。

争议焦点及法院观点：

第一，权利要求的解释是法律问题，不因复禹公司未提出异议而不予审查，故应先就涉案专利权利要求1中“板体结构”“活动件”是否为功能性特征作出认定。

首先，关于功能性特征的界定。根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》的规定，功能性特征是指不直接限定发明技术方案的结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等，而是通过其在发明创造中所起的功能或者效果对结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等进行限定的技术特征。如果某个技术特征已经限定或者隐含了发明技术方案的特定结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等，即使该技术特征还同时限定了其所实现的功能或者效果，原则上亦不属于上述司法解释所称的功能性特征，不应作为功能性特征进行侵权比对。

其次：

1、“板体结构”不是标准专业名词，但也并非是其所实现的功能或者效果的描述。权利要求1中的表述 “板体结构”不属于上述司法解释所称的功能性特征。另据说明书记载可知，板体结构是箱门的上位概念。

2、对于“活动件”，虽然“活动”系一种功能或者效果描述，而“件”也并未给出相关结构等实质性技术信息，但是本领域技术人员根据权利要求1的整体技术方案还可以获知该“活动件”与其他技术特征之间的位置、步骤、连接及配合关系。因此，涉案专利权利要求1中的“活动件”不属于功能性特征。

最后，因涉案专利权利要求1中的“板体结构”“活动件”不属于功能性特征，不应当将其解释为说明书所记载的具体实施例及其等同方式。一审判决认定“板体结构”“活动件”为功能性特征有误，二审法院予以指出并纠正。

第二，复禹公司主张的先用权抗辩是否成立。

首先，关于复禹公司主张先用权抗辩的证据。复禹公司的邮件公证书证明，2016年3月4日复禹公司员工向代理商发送了邮件，该邮件明确显示有水处理设备产品图片，已经清晰显示了涉案专利说明书明确记载的区别于现有技术的板体结构、U形轨道和活动件，该邮件发送时间在涉案专利申请日2016年3月11日之前，符合先用权抗辩的证据要求。

其次，关于复禹公司邮件中产品图片明确表达的内容。产品图片中清晰显示设备有箱体本体、板体结构、轨道和活动件，同时根据涉案专利说明书的记载，本领域技术人员可直接地、毫无疑义地确定，图片中设备具有与被诉侵权产品中轨道固定连接于箱本体，箱门与活动件同轴旋转连接相同的技术特征。被诉侵权产品中与涉案专利技术方案对应的其他技术特征，虽然从图片中无法得出，但鉴于陈之易自丁香公司退股协议明确陈之易可从事竞争业务，丁香公司亦确认复禹公司生产销售老款水处理设备的事实，应当认定陈之易邮件附件中的设备包含有图片无法直接得出的部分，均属于本领域构成现有技术的必要技术特征。

此外，复禹公司的证据显示，其员工铅笔手画图纸定稿于2015年11月16日，复禹公司的水处理箱体由衷晶公司代工，复禹公司供给中碳公司的具有涉案专利技术特征的水处理设备出厂日期为2016年3月，推定出厂日期为3月最后一天，晚于涉案专利申请日，上述证据，虽然单独均不足以证明被诉侵权技术方案是否为在先使用的技术，但与陈之易邮件中设备图片相互印证，能够证明其在涉案专利申请日前已经制造与被诉侵权产品相同的产品。

再次，关于复禹公司制造被诉侵权产品是否在原有范围内的问题。复禹公司以委托衷晶公司加工形式制造被诉侵权产品，2015年11月至2016年1月复禹公司与衷晶公司之间合同项下产品虽无法确定为被诉侵权产品，但足以表明衷晶公司具备批量制造能力，复禹公司在涉案专利申请日后的制造行为，并未超出原有范围。复禹公司只能在原有范围内继续实施其技术方案。

最后，复禹公司在专利申请日前已经制造相同产品，并且在原有范围内继续制造、使用的，不视为侵犯专利权，亦无须支付涉案专利临时保护期使用费，复禹公司关于先用权抗辩的上诉理由成立，二审法院予以支持。